Nieuws

Annotatie BIE dec. 2015, nr. 60, HvJEU, Iron&Smith/Unilever

Publicatie noot in BIE dec. 2015, nr. 60

Iron & Smith kft / Unilever NV

HvJ EU
Datum: 3 september 2015
IEF 15213, zaak C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539

Impulse – een bekend EU-merk in gebied waar het feitelijk niet bekend is

  1.  
  2. 1. In de Merkenrichtlijn en de Merkenverordening wordt gesproken van een “in de Gemeenschap bekend merk”. Sinds het arrest Pago weten wij dat een EU-merk bekend is indien het in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Zoals vrijwel alle begrippen in het merkenrecht is dit een glijdende schaal: alle omstandigheden van het geval wegen mee. Bij een uitzonderlijk hoge bekendheidsgraad kan het kleine Oostenrijk reeds als aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie gelden. Bij een wat lagere bekendheidsgraad zal die mate van bekendheid zich doorgaans over een groter territorium moeten uitstrekken. In het arrest Iron & Smith/Unilever  is daar – weinig verrassend – aan toegevoegd dat de bepalingen omtrent ‘normaal gebruik’ irrelevant zijn voor het bepalen of sprake is van ‘bekendheid’.
  3.  
  4. 2. Pago gaat alleen over de formele status van ‘bekend EU-merk’. In dat arrest is niet beslist of een bekend EU-merk ook daadwerkelijk in de gehele EU de ruimere ‘sub c’ bescherming tegen verwatering, reputatieschade of free riding kan afdwingen. Op dat punt werpt Iron & Smith/Unilever nieuw licht. De zaak betreft een oppositie, maar de zienswijze kan ook worden toegepast in inbreukzaken.
  5.  
  6. 3. Iron & Smith deponeert een Hongaars beeldmerk BE IMPULSIVE. Unilever opponeert op grond van haar woordmerken IMPULSE: een EU-merk en een internationale inschrijving voor Hongarije. Inzet van de oppositie is niet verwarringsgevaar, maar de vraag of Unilever zich kan beroepen op de ruimere ‘sub c’ bescherming voor IMPULSE (Hongarije loopt in dat opzicht voor op de Benelux; hier zal een oppositie op grond van ‘sub c’ pas na implementatie van de Trademark Package mogelijk worden). De bekendheid van het merk IMPULSE is voornamelijk gegrond op een marktaandeel van 5% in het Verenigd Koninkrijk en van 0,2% in Italië; in Hongarije zelf is IMPULSE niet of nauwelijks gebruikt. Daarmee is IMPULSE als internationaal merk in Hongarije natuurlijk niet bekend, maar op grond van deze marktaandelen wordt wel aangenomen dat het een ‘bekend EU-merk’ is.
  7.  
  8. 4. Brengt de status van ‘bekend EU-merk’ met zich dat de Hongaarse merkaanvraag voor BE IMPULSIVE moet worden afgewezen, ook al haalt het merk in Hongarije niet de bekendheidsdrempel (en is het daar mogelijk zelfs totaal onbekend)? Dat hangt ervan af. Het Hof van Justitie legt Pago zo uit, dat de merkhouder in elk geval niet hoeft te bewijzen dat het merk daadwerkelijk de bekendheidsdrempel haalt in het land waar oppositie is ingesteld. Voor een geslaagde ‘sub c’ actie moet echter aannemelijk zijn dat het relevante publiek een verband legt tussen het jongere nationale merk en het oudere bekende merk. Want zonder verband kan er geen verwatering, reputatieschade of free riding optreden. Het hof herhaalt de zienswijze uit Intel dat een ‘verband’ globaal moet worden beoordeeld. Dit betekent dat de actie niet kan slagen waar het ingeroepen EU-merk geheel onbekend is.
  9.  
  10. 5. Het hof komt met een nieuwe drempel: de houder van het bekende EU-merk kan succesvol opponeren in gebieden waar een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek het merk kent én in verband brengt met het jongere nationale merk. Het beoordelen van dit verband is een rechtsoordeel, geen feitelijk oordeel. Bovendien moet de houder van het bekende merk aannemelijk maken dat verwatering,reputatieschade of ongerechtvaardigd voordeel optreedt of dat sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.
  11.  
  12. 6. Deze redenering kan ook opgaan in geval van een inbreuk: de inbreuk wordt verboden daar waar het (elders) bekende EU-merk gekend word door een commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek. Maar het kan voor een optredende merkhouder heel moeilijk of kostbaar zijn te bewijzen dat het merk overal in de EU deze drempel haalt én dat sprake is van (een ernstig gevaar voor) verwatering, reputatieschade of free riding. Juist met het oog op de eenheidsgedachte besliste het Hof van Justitie in DHL/Chronopost dat de competente rechtbank voor het Uniemerk in beginsel een EU-wijd inbreukverbod moet opleggen. Alleen als de eiser zelf een beperkt verbod vraagt, of als de gedaagde aannemelijk maakt dat zijn gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de merkfuncties, kan de inbreukrechter de reikwijdte beperken. De speelruimte van de inbreukrechter om een verbod territoriaal te beperken, is beperkt.
  13.  
  14. 7. Het is een uitdaging om Iron & Smith/Unilever en DHL/Chronopost op een sluitende manier te combineren. Ik werk twee mogelijkheden uit.
  15.  
  16. (i) Als KPN op grond van haar bekende EU-merk KPN optreedt tegen een Nederlandse handelaar die alleen in Nederland t-shirts onder hetzelfde merk verkoopt, moet de inbreukrechter in beginsel een EU-wijd verbod opleggen. Op grond van DHL/Chronopost kan de gedaagde niet volstaan met het verweer dat er in Engeland geen relevante handelingen plaatsvinden. In dit voorbeeld is het merk feitelijk bekend in de lidstaat van de inbreukrechter. Maar stel dat het gaat om de houder van een in Engeland zeer bekend merk die in Nederland optreedt tegen dezelfde Nederlandse handelaar. Moet de Nederlandse inbreukrechter dan de status als ‘bekend EU-merk’ als uitgangspunt nemen, en dus op basis van de gemiddelde ‘Europese’ consument (bij wie het merk dan dus bekend is) beoordelen of aan de inbreukcriteria is voldaan? In dat geval kan de eis ook worden ondersteund met een marktonderzoek onder Engelse consumenten, want die kennen het merk ook daadwerkelijk en benaderen de gemiddelde consument dus het meest. De inbreukrechter kan dergelijk bewijs in zie zienswijze niet terzijde schuiven op de enkele grond dat het hier om handelingen gaat die zich in Nederland voordoen. Als voor deze gemiddelde consument ook aan de overige inbreukcriteria is voldaan, moet dan in lijn met DHL/Chronopost in beginsel een EU-wijd verbod volgen. Het is het dan aan de t-shirthandelaar om aan te tonen dat het ingeroepen EU-merk in Nederland (en mogelijk andere deelgebieden) niet de drempel haalt dat het gekend wordt door een commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek, of dat in een specifiek deelgebied om andere redenen niet aan de inbreukcriteria is voldaan. Zo kan een zuivere gecombineerde toepassing van DHL/ Chronopost en Iron & Smith/Unilever in de praktijk eruitzien. Als dit de nieuwe lijn is, dan zijn houders van bekende merken er flink op vooruitgegaan.
  17.  
  18. (ii) Een andere mogelijkheid is dat de Nederlandse inbreukrechter in een dergelijk geval toch concreet per deelgebied aan de hand van de criteria van Iron & Smith/Unilever beoordeelt (i) of de drempel wordt gehaald dat ten minste een commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek het merk kent en (ii) of sprake is van een (ernstig gevaar voor) verwatering, reputatieschade of free riding. Dat de merkhouder dit moet aantonen is immers ook het uitgangspunt van Iron & Smith/Unilever: ook in die Hongaarse oppositie moet de houder van het bekende EU-merk met aanvullend bewijs komen dat specifiek op het gebied van Hongarije betrekking heeft.
  19.  
  20. 8. Ligt de nadruk nu op het aanvullend bewijs dat de merkhouder per deelgebied moet leveren (omstandigheden aan de hand waarvan per deelgebied kan worden vastgesteld dat aan de inbreukcriteria is voldaan conform Iron & Smith/Unilever), of juist op het processueel voordeel van een in beginsel EU-wijd verbod in een inbreukzaak, zie DHL/ Chronopost? Wat ook de juiste zienswijze is, duidelijk is dat houders van bekende EU-merken winst hebben geboekt: in het grijze gebied waar de bekendheidsdrempel feitelijk niet wordt gehaald maar wel relevante commerciële activiteiten plaatsvinden, kunnen zij buiten de grenzen van de waren- en dienstenbeschrijving opgetreden. Een zaak over de concrete toepassing van Iron & Smith/Unilever in een inbreukzaak zal vast niet lang op zich laten wachten.

Maarten Haak, advocaat merkenrecht

 

Afdrukken dit artikel