Merken verwijderen? Duma niet!

Dat je inbreuk op het merk Coca-Cola maakt door onder dat merk cola te verkopen zal niemand verbazen, maar kan het verwijderen van iemands merk van een product (nog voordat je een product importeert in de EU) óók een merkinbreuk opleveren? Het Hof van Justitie van de EU beantwoordde deze vraag onlangs bevestigend.
 
Duma, een Belgische onderneming gespecialiseerd in de verkoop van onder meer heftrucks, kocht buiten de EU vorkheftrucks van het merk Mitsubishi aan. Vóór de invoer en verdere verhandeling van de vorkheftrucks, verwijderde Duma alle Mitsubishi-merken in een douane-entrepot en bracht haar eigen merken aan. Vervolgens werden de van Duma-merken voorziene vorkheftrucks op de Europese markt gebracht. Mitsubishi meende dat Duma met deze handelswijze inbreuk maakte op haar merkrechten en begon een rechtszaak. Duma verweerde zich door te stellen dat zij het merk van Mitsubishi niet in de EU gebruikte, ze verwijderde het immers, dus vond zij dat er geen sprake van inbreuk zou kunnen zijn.
 
Uiteindelijk was het aan het Hof van Justitie van de EU te bepalen of de handelswijze van Duma een inbreuk op de merkrechten van Mitsubishi opleverde. Het Hof oordeelde dat Duma via deze handelswijze de merkhouder haar recht ontneemt om de eerste verhandeling van haar merkproducten in de Europese Economische Ruimte te controleren. Het verwijderen van iemands merk wordt door het Hof daarom weldegelijk beschouwd als het gebruiken van dat merk en daarmee levert het een merkinbreuk op.

Moïra Truijens & Mathijs Peijnenburg