Geen absolute bescherming voor bekende merken

[:nl]INTEL: een uniek bekend merk voor computerproducten. Wie kent het niet? Toch kan Intel Corporation met deze ijzersterke reputatie niet iedereen verbieden een merk te gebruiken dat op INTEL lijkt. Dat volgt uit een beslissing van het Hof van Justitie van eind november. Een Engels telemarketingbedrijf had het merk INTELMARK voor zijn diensten geregistreerd. Intel Corporation kwam daar tegen op, omdat de consument bij het zien van INTELMARK aan het uitermate bekende INTEL zal denken. Dat kan de impact van het bekende merk verminderen en is dus schadelijk. Genoeg om INTEL voorrang te geven, aldus Intel Corporation. Het Hof van Justitie ziet dit anders. Het mag wel zo zijn dat de consument een verband legt tussen de beide merken, maar dat alleen is niet voldoende. Voor nietigverklaring of een verbod op het gebruik van een jonger merk moet meer aan de hand zijn: de look alike gebruiker geniet door het aanhaken een ongerechtvaardigd voordeel; het bekende merk verwatert; of de reputatie van het bekende merk wordt geschaad door het gebruik van het jongere merk. Ook bij een reëel gevaar voor een van die situaties gaat het bekende merk voor. Zo’n situatie mag de rechter niet zo maar aannemen, maar moet bewezen worden. En dat laatste is nieuw. Een reëel gevaar: dat klinkt op zichzelf logisch. Maar er zit een gemene adder in het Intel-arrest. Van verwatering is volgens het Hof alleen sprake als het economisch gedrag van de consument van INTEL producten is gewijzigd als gevolg van het gebruik van INTELMARK. Wordt dat nog niet gebruikt, dan moet aannemelijk zijn dat dit gedrag waarschijnlijk zal wijzigen. Dat is bepaald niet eenvoudig. Hoe bewijs je dat klanten zich juist vanwege het bestaan van het look alike merk anders zijn gaan gedragen? Of als dat merk nog niet in de handel is: dat het gedrag hierdoor in de toekomst zal gaan wijzigen? Het Hof van Justitie laat de gebruiker van het jongere merk te veel ruimte voor het verweer dat een eventuele gedragswijziging een andere oorzaak heeft. Dan trekt de houder van een bekend merk aan het kortste eind, want die draagt de bewijslast. Het is goed dat er meer duidelijkheid is over de bescherming van bekende merken, maar de houders van bekende merken hebben hier te veel veren moeten laten.
Maarten Haak, advocaat merkenrecht[:en]INTEL: a unique and well known brand for computer products. Is there anyone who doesn't know it? Still, Intel Corporation cannot stop any use of a similar trademark by others by calling upon this immense fame. This follows from a decision given by the ECJ at the end of November. An English telemarketing company had registered the trademark INTELMARK for its services. Intel Corporation proceeded against this registration, as the average consumer will, when taking notice of INTELMARK, have an association of the famous trademark INTEL. That could reduce the impact of the well known trademark, to the detriment of the well known mark. Sufficient to give INTEL a stronger right, Intel Corporation argued. The ECJ looks at it from a different perspective. If for the average consumer the later mark calls the earlier mark with a reputation to mind, this fact is tantamount to the existence of a link between the both trademarks. Yet such link is not enough. There must be more at stake for the cancellation or an order to stop the use of a later mark: the user of the look alike mark takes an unfair advantage of the use; the well known mark dilutes; or the use of the later mark is detrimental to the repute of the well known mark. In addition, the well known older brand is stronger in case of a serious likelyhood that one of these situations will occur in the future. Such situation cannot be assumed by the court, but must be proved. And that is a new perspective. A serious likelyhood: that in itself appears sensible. But there is a mean snake in the Intel judgment. The ECJ holds that proof of dilution requires evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer of the goods or services for which the earlier mark was registered consequent on the use of the later mark. If the later mark is not yet used, a serious likelihood that such a change will occur in the future is sufficient as well. This evidence is not easily provided. How could it be proved that customers are behaving differently because of the introduction of the later look alike mark? Or is the later mark is not yet in the course of trade: that the behaviour is seriously likely to change? The ECJ leaves too much room for the user of the later mark to argue that such change of behaviour has another cause. The owner of the well known mark bears the heavy burden of proof. It is good that more clarity came over the rights that go with well known trademarks, but the owners of well known marks singed too many feathers.
Maarten Haak, trademark lawyer[:]