Merkhouder geen merkenactie bij vergelijkende reclame!

[:nl]De teerling is geworpen. Merkhouders zijn beperkt in hun mogelijkheid om hun merkrecht in de strijd te gooien bij een vergelijkende reclame.
Een opvallend gebruik van het beeldmerk van de vergeleken concurrent (bijv het KPN-logo), of een variant op een slogan (C1000 geen fratsen) kan niet langer via het merkenrecht worden verboden door de merkhouder. Het Hof van Justitie heeft op 12 juni jl. in de telecomzaak O2/H3G beslist dat er maar één reden is waarbij de merkhouder zijn merkrechten in de strijd kan gooien tegen een vergelijkende reclame die hem niet bevalt: indien sprake is van verwarring tussen de merkhouder en de concurrent die zijn producten of diensten vergelijkt. En dat zal zelden voorkomen; de adverteerder wil immers juist géén verwarring veroorzaken maar de consument wijzen op de voordelen van het eigen product. Het gebruik van variaties op de merken van de concurrent in vergelijkende reclame is hierdoor makkelijker geworden.
Natuurlijk blijft de eis bestaan dat een vergelijking niet misleidend mag zijn en op soortgelijke producten/diensten betrekking moet hebben. Wie die regels overtreedt kan problemen verwachten wegens schending van de Wet Misleidende Reclame. Ook mag de vergelijking niet kleinerend zijn.
Maar ‘spelen’ met het vergeleken merk ligt nu binnen handbereik, zonder dat merkinbreuk om de hoek komt kijken, zolang geen verwarring wordt veroorzaakt. En de financiële risico’s die gelden bij merkinbreuk (volledige proceskostenveroordeling, inclusief de advocaatkosten van de merkhouder) zijn daarmee dan ook van de baan. Zonder twijfel zal deze uitspraak effect hebben op adverterend Nederland. (Lees de uitspraak op www.iept.nl hier )

Ebba Hoogenraad[:en]The die was cast. Trademark owners have been limited in their possibilities to call upon their trademarks, when attacking comparitive advertising. For example, the clear use of a competitor’s device or a variant of a slogan can no longer be stopped by the trademark owner by calling on trademark rights. On 12 June the ECJ decided in the telecoms case O2/H3G that there is only one reason for the trademark owner to use its trademarks against an unwanted comparitive advertising: in case of confusion between the trademark owner and the competitor who compares its goods or services. And this will seldomly be the case, as the comparitive advertisor does not wish to cause any confusion. In fact, the advertiser only wants to point out to the consumer the advantages of its own product. This ECJ judgment increases the possibilities for advertisers of using the competitor’s trademark or look-alikes of this trademark in comparitive advertising. Of course a comparison must still not be misleading and must apply to similar products or services. Infringers of these rules can still expect problems for violating the Misleading Advertising Act. Moreover, the comparison must not be depreciatory. ‘Playing’ with the compared trademark is now within reach, without the risk that a trademark infringement is the case, as long as no confusion is caused. Any financial risks that go with a trademark infringement (full recovery of procedural costs, including the trademark owner’s legal fees) have been ruled out. Without any doubt this judgment will affect the European advertising community. Ebba Hoogenraad[:]