Territoriale beperking van een inbreukverbod op een Uniemerk (combit/Commit)

Maarten Haak: noot onder HvJ EU 22 september 2016, combit/Commit, C 223/15, ECLI:EU:C:2016:719; eerder gepubliceerd in BIE 2017, nr. 10.
 
Het Israëlische Commit Business Solutions verkoopt computerprogramma’s onder het teken COMMIT, waaronder via een Duitstalige website. De Duitse onderneming Combit Software vordert voor de bevoegde rechtbank voor het Uniemerk (het Landgericht Düsseldorf) een inbreukverbod, primair op grond van haar Uniemerk COMBIT en subsidiair op grond van haar Duitse woordmerk COMBIT. In eerste aanleg wordt de primaire vordering afgewezen en volgt een inbreukverbod voor Duitsland op grond van het Duitse merk. In hoger beroep neemt het Oberlandesgericht Düsseldorf verwarringsgevaar aan, maar enkel onder de gemiddelde Duitstalige consument. Voor de gemiddelde Engelstalige consument oordeelt het Oberlandesgericht anders: de Engelstalige consument begrijpt het begripsmatige verschil tussen ‘commit’ (van to commit) en ‘combit’ (bestaande uit de letters ‘com’ van computer en de letters ‘bit’ voor binary digit). Voor die consument wordt de auditieve overeenstemming door dit begripsmatige verschil geneutraliseerd. Tegen deze achtergrond rijst de vraag of een op te leggen inbreukverbod tot Duitsland moet worden beperkt of juist in beginsel EU-wijd moet zijn. En welk taalbegrip heeft de gemiddelde consument die in de beoordeling van de inbreuk op een Uniemerk wordt betrokken?

Het Oberlandesgericht stelt o.a. de vraag bij welke gemiddelde consument moet worden aangeknoopt om het verwarringsgevaar te beoordelen: gaat het om het perspectief van de ene (Duitstalige) groep (het eigen taalgebied van het Oberlandesgericht), of juist om het standpunt van een fictieve gemiddelde consument van alle lidstaten? Het antwoord kan bepalend zijn voor de reikwijdte van het op te leggen verbod. Het Hof van Justitie kiest, net als in opposities [1], voor de tweede benadering, die in feite erop neerkomt dat de inbreukrechter een verzameling van verschillende deelgroepen kan onderzoeken. Ook in oppositiezaken wordt veelal onderscheid gemaakt tussen consumenten in verschillende taalgebieden. Indien onder consumenten in een deel van de Unie verwarringsgevaar wordt aangenomen en in een ander deel niet, moet een oppositie worden toegewezen. [2] Een voorbeeld: de louter beschrijvende Engelse term ‘pure’ voor kauwgom wordt in de meeste taalgebieden van de Unie wel als beschrijvende term begrepen. Maar dat geldt niet voor alle consumenten in de EU: doorgaans wordt aangenomen dat consumenten in de Slavische taalgebieden geen kennis van het Engels hebben. Voor die consumenten kan een beschrijvende term als ‘pure’ dus wel bijdragen aan het onderscheidend vermogen van een merk. [3]

In het arrest DHL/Chronopost [4] had het Hof van Justitie al geoordeeld dat een inbreukverbod op een Uniemerk in beginsel voor het gehele grondgebied van de EU wordt opgelegd, natuurlijk mits de betreffende rechtbank ook een EU-wijde bevoegdheid heeft. In dezelfde lijn beslist het Hof van Justitie in combit/Commit: de eenvormige bescherming van het Uniemerk moet worden gewaarborgd, en daarom moet een inbreukverbod op een Uniemerk in beginsel op het gehele grondgebied van de Unie van kracht zijn (rov. 30).

In DHL/Chronopost was ook al beslist dat het territorium waarbinnen het verbod geldt kan worden ingeperkt indien (i) de merkhouder de reikwijdte van de vordering zelf beperkt, of (ii) de inbreukrechter op basis van de feiten aanneemt dat in een bepaald deel van de Unie geen merkfunctie wordt of kan worden geschonden, een hoge drempel dus. [5] In combit/Commit preciseert het Hof van Justitie dat het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie enkel kan worden gebaseerd op een onderzoek van alle omstandigheden van het geval. Het is aan de verweerder om dergelijke omstandigheden te stellen en aannemelijk te maken, met als sanctie dat het inbreukverbod anders EU-wijd is. Het verweer dat verboden handelingen feitelijk niet plaatsvinden een een deel van de Unie, kan geen reden zijn voor inperking: in dat geval kan de inbreukmaker elders in de Unie opnieuw beginnen en zou een risico op tegenstrijdige uitspraken bestaan. [6]

In een oppositie leidt een merkconflict in een deel van de Unie tot afwijzing van het aangevraagde Uniemerk en hoeft verder niet exact te worden afgebakend binnen welk territorium (taalgebied) zich precies schade aan een merkfunctie voordoet. In een geschil over een inbreuk op een Uniemerk moet het territorium waarbinnen het verbod gelding heeft, ter voorkoming van executiegeschillen, wel goed zijn afgebakend. Het Hof van Justitie wijst terecht erop dat het Oberlandesgericht in de verwijzingszaak wel “op volledige wijze” moet preciseren welke taalgebieden binnen de Unie hebben te gelden als de door het Oberlandesgericht genoemde “Engelstalige gebieden” (rov. 34).

De regel die uit DHL/Chronopost en combit/Commit volgt, geeft de Uniemerkhouder een groot processueel voordeel, dat in voorkomend geval te groot lijkt. In dit arrest ging het om verwarringsgevaar onder Duitstalige consumenten, beoordeeld door een Duitse rechter, algemeen gezegd: door een rechtbank die een inbreuk binnen het eigen taalgebied vaststelt. De verstrekkende gevolgen van de twee genoemde arresten blijken nog duidelijker indien de situatie wordt omgedraaid. Stel dat de bevoegde rechtbank voor het Uniemerk oordeelt over een situatie waarin binnen het eigen taalgebied van de rechtbank geen verwarringsgevaar kan worden aangenomen, in een of meer andere taalgebieden juist wel. Concreet: rechtbank Den Haag oordeelt over handelingen van een Nederlandse onderneming die alleen in Nederland plaatsvinden. De merkhouder roept een Uniemerk in dat (in het Nederlands) zeer beschrijvend is. Een civielrechtelijk geschoolde rechter zal in zo’n geval geneigd zijn de inbreukvordering geheel af te wijzen: voor het Nederlandse (of Nederlandstalige) territorium omdat verwarringsgevaar ontbreekt en voor de rest van de Unie bij gebrek aan belang: daar doen de handelingen zich immers niet voor. Deze beslissing zou echter in strijd zijn met de processuele regels die volgen uit DHL/Chronopost en combit/Commit. Met de juiste unitaire bril op zal de bevoegde rechtbank voor het Uniemerk de inbreuk moeten onderzoeken voor het gehele territorium waarover de bevoegdheid zich uitstrekt. De eiser moet voor dat onderzoek natuurlijk wel voldoende feiten en omstandigheden stellen, maar kan volstaan met een (gemotiveerde) stelling dat consumenten in Polen of Slowakije de beschrijvende strekking van dit Nederlandstalige Uniemerk niet begrijpen, zodat aldaar de herkomstgarantiefunctie van het Uniemerk wordt geschaad als de producten daar zouden worden verhandeld. Dat argument is geen onzin, want het territorium waarbinnen de producten worden verhandeld, kan geen grond zijn voor beperking van het inbreukverbod. [7] Indien de verweerder aan een EU-wijd inbreukverbod wil ontkomen, zal de verweerder per taalgebied aannemelijk moeten maken dat de handeling in kwestie aldaar geen van de merkfuncties schaadt of kan schaden. Het verbod zal dan automatisch ook gelden voor gebieden waarvoor het onbekend is of een merkfunctie kan worden geschaad, zo lang een inbreuk in een deel van de Unie ten minste kan worden vastgesteld.

In het gegeven voorbeeld moet de rechtbank Den Haag dus in beginsel een EU-wijd verbod opleggen. Voor het Nederlandstalige gebied kan een uitzondering worden gemaakt op grond van een toetsing van alle omstandigheden van het geval. De verweerder hoeft zijn gedrag feitelijk niet te wijzigen (dat was immers tot Nederland beperkt), maar wordt vermoedelijk wel in de proceskosten veroordeeld en loopt voortaan een dwangsomrisico als hij ook maar iets over de (taal)grens gaat doen.

Maarten Haak
 
Verwijzingen:
[1]. Zie de rechtspraak in rov. 20 van het geannoteerde arrest.
2. HvJEU 18 september 2008, Armacell/BHIM, C-514/06P, niet gepubliceerd.
3. Zie bijvoorbeeld GEU 16 december 2015, ECLI:EU:T:2015:979, rov. 40 e.v. in een beroep van een oppositie van o.a. het beeldmerk MENTOS PURE FRESH tegen het aangevraagde woordmerk TRIDENT PURE, waarin de oppositie overigens mede op andere gronden werd afgewezen.
4. HvJEU 27 november 2008, EU:C:2008:655, BIE 2009/57 m.nt. A.A. Quaedvlieg, IER 2009/7 m.nt. A. Kamperman Sanders, NJ 2009/575 m.nt. J.H. Spoor.
5. Zie over de hoge drempel voor inperking van een EU-wijd verbod M.F.J. Haak, ‘Handhaving van gemeenschapsmerken en –modellen: territoriale beperkingen?’, BMM Bulletin 2010/3, pp. 114-119, met enkele andere (fictieve) voorbeelden van gronden die een beperking van een EU-wijd verbod kunnen dragen.
6. DHL/Chronopost, rov. 46.
7. DHL/Chronopost, rov. 45.