Kleur paars voor astma-inhaler: geen merkinbreuk, geen misleiding

Een octrooi is in beginsel 20 jaar geldig. Daarna vervalt het monopolie en kunnen andere partijen met de uitvinding aan de haal. Ook het geneesmiddel Seretide, dat wordt gebruikt in astma-inhalers (“puffers”) van producent GSK, werd door een octrooi beschermd. GSK verkocht inhalers in verschillende tinten paars voor verschillende doseringen. 

Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi in 2013 komt concurrent Sandoz óók met een paarse astma-inhaler. GSK begint een kort geding: het octrooi is weliswaar verlopen, maar GSK heeft inmiddels de kleur paars ingeschreven als merk voor de betreffende waren, en de inhalers van Sandoz maken daar inbreuk op.
Ook zou sprake zijn van een misleidende handelspraktijk doordat
de paarsgekleurde producten te zeer op elkaar lijken.

Pleegt Sandoz merkinbreuk? Sandoz benadrukt dat het in de markt voor geneesmiddelen gebruikelijk is dat een bepaald type medicijn wordt aangeduid met een bepaalde kleur. Zo zijn astma-relievers (een ander type astma-medicijn) vaak blauw. Ook GSK gebruikt verschillende kleuren voor verschillende medicijnen. Het gebruik van paars is dus beschrijvend, en dat is dan geen merkinbreuk.

De rechter volgt Sandoz in dit verweer: de kleur paars kan inderdaad beschrijvend zijn voor astma-inhalers. Bovendien blijkt niet voldoende dat het publiek, als gevolg van intensief gebruik door GSK, de kleur paars inmiddels als merk is gaan zien (“inburgering”). De kleur is weliswaar stelselmatig gebruikt door GSK, maar steeds in combinatie met andere merken en kleuren en in verschillende tinten. Kortom: te veel onzekerheid om in kort geding een inbreukverbod op te leggen. Belangrijke les voor houders van kleurmerken: zorg dat de kleur niet de aard van het product beschrijft en gebruik het merk consistent op één manier.

Tot slot verwerpt de rechter ook het standpunt van GSK dat sprake zou zijn van een voor consumenten oneerlijke handelspraktijk. De astma-inhalers zijn alleen op recept verkrijgbaar. Het is dus de arts of apotheker die de aankoopbeslissing neemt, niet de consument. 

Bram Duivenvoorde