Een chocoladereep als vormmerk: KIT KAT

Niet elke vorm kan als merk worden ingeschreven. Neem een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die volgt uit de aard van de waar. Daarover ging de zaak Hauck/Stokke. En ook een vorm die beantwoordt aan een technische functie kan geen merk zijn, zo weten wij uit Philips/Remington en Lego. De uitsluitingen worden ruim uitgelegd en een uitgesloten vorm wordt geen geldig merk door inburgering. Is het vormmerk nu dood? Gelukkig niet. Er zijn vormen die zich duidelijk onderscheiden van de ‘rest van de markt’ en die niet onder een uitsluiting vallen. Een kartonnen verpakking met een onderscheidende vorm kan een merk zijn voor de mobiele telefoon of de zoutjes erin. Dan vallen het merk en de waar niet samen en ligt een probleem niet voor de hand. Maar ook als de vorm wél samenvalt met de waar, wordt de hoge drempel voor inburgering soms gehaald. In de zaak Nestlé/Cadbury (Kit Kat) besliste het Hof van Justitie over inburgering en de techniekuitsluiting.

De bekende reep wordt alleen verkocht met het merk KIT KAT op de wikkel en in reliëf op elk reepje. Kan de vorm van de reep zonder de wikkel en het merk erop dan wel inburgeren? En is nodig dat het publiek dan ook daadwerkelijk afgaat op dit teken, een eis die tot voor kort in Engeland wel werd gesteld? Het hof legt de drempel laag: voor inburgering is het bewijs voldoende dat de waar of de dienst wordt gepercipieerd als afkomstig van een bepaalde onderneming. De naam van de onderneming of het merk hoeft niet te worden genoemd. En een ‘reliance’ eis is niet van toepassing.
Door de hellingshoek van de drie groeven in de lengterichting wordt de chocola efficiënt in de vorm gegoten en laat de reep na het stollen gemakkelijk los. Beantwoorden de groeven daarom aan een technische functie? Nee, de techniekuitsluiting ziet alleen op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd.

Er komen nieuwe Europese merkenregels aan. Merken hoeven niet meer per se visueel te worden vastgelegd. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor niet-traditionele merken, bijvoorbeeld geur-, smaak- en tastmerken. De uitsluitingen voor techniek, aard en wezenlijke waarde gaan dan voor alle merksoorten gelden.

Maarten Haak

A chocolate bar as shape mark: KIT KAT

Not any shape can be registered as trademark. Hauck vs. Stokke concerned a shape which gives substantial value to the good or which results from the nature of the good. And from Lego we know: a shape which meets a technical function cannot be a trademark. The exclusions are interpreted in a broad sense and an excluded shape does not become a trademark by acquiring distinctive character. Yet the shape mark isn’t dead. Some shapes clearly distinguish from the ‘rest of the market’ and do not fall under an exception. A carton packaging having a distinctive shape can be a trademark for the savory snacks it contains. If the trademark and good do not coincide there is no obvious problem. Even if the shape does coincide with the product, the high threshold for acquiring distinctive character is sometimes crossed. In Nestlé vs. Cadbury (Kit Kat) the CJEU decided on acquiring distinctive character and the exclusion based on technical.

The bar is only sold with the trademark KIT KAT on the wrapper and in relief on each strip of the bar. Can the shape of the bar without the wrapper and bearing the trademark acquire distinctive character in that case? And is it necessary that the public will then actually go by this sign, a condition which was indeed made until recently in the UK? The Court sets the threshold low: to acquire distinctive character it suffices that the good or service is perceived as coming from a specific enterprise. The name of the enterprise or the trademark does not have to be mentioned. And no ‘reliance’ condition applies.

Because of the angle of inclination of the three longitudinal grooves the chocolate is poured efficiently in the shape and after solidification the bar easily detaches. However, this does not cause that the grooves meet a technical function: the exclusion only regards the way in which the good in question functions and not the way in which it is made. When the new Trademark Package will have come into effect it will no longer be required that a trademark is recorded visually. This offers new opportunities for non-traditional marks, for instance fragrance, taste and touch marks. The exclusions based on technical function, nature and substantial value will then apply to all types of trademarks.

Maarten Haak