Iron & Smith: Bekend merk wint weer terrein
Een merk dat in een aanmerkelijk deel van de EU bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek, heeft de status van een in de Europese Unie bekend merk. Dat weten we sinds de zaak Pago uit 2009. Neem bijvoorbeeld onze nationale trots Mora – een iconisch merk in de categorie borrelsnacks. Hartstikke bekend in Nederland en daardoor (dus) een bekend EU-merk, als we ervan uitgaan dat Nederland kwalificeert als ‘aanmerkelijk deel van de EU’. Zodoende geniet Mora de extra ruime bescherming tegen verwatering, reputatie-afbreuk en ‘kielzogvaren’. Maar kan die ruime bescherming ook worden afgedwongen in gebieden waar de bekendheidsdrempel niet wordt gehaald, maar waar Mora wel enig bereik heeft – neem bijvoorbeeld Frankrijk? En hoe is dat in Roemenië, waar ze vast nog nooit van Mora gehoord hebben?
In de zaak Iron & Smith/Unilever gaf het Hof van Justitie van de EU duidelijkheid. Strikt genomen ging die zaak over een oppositie, maar ik lees in de beslissing een veel ruimere strekking. De actie op grond van een bekend EU-merk is allereerst daar mogelijk waar het merk daadwerkelijk de bekendheidsdrempel haalt. En óók daar waar een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek het merk kent – dat laatste is nieuw. Dan moet de merkhouder wel nog laten zien dat in dat gebied sprake is van verwatering, reputatie-afbreuk of ‘kielzogvaren’, of dat er een ernstig gevaar bestaat dat een van die situaties zich in de toekomst zal voordoen. In gebieden waar (bijna) niemand het merk kent, kan dus geen beroep worden gedaan op de ruimere bescherming voor het bekende merk. Die zeer ruime uitleg van Pago is nu dus verworpen.
Voor bekende merken is dit goed nieuws: voortaan kan ook het ‘grijze gebied’ onder het bereik van een verbodsactie vallen. Gaat Mora alsnog Europa veroveren?
Maarten Haak
Zie ook: Annotatie HvJEU, Iron&Smith/Unilever
Marks with a reputation on the up again
A trademark which is known in a substantial part of the EU by a significant part of the public has the status of a trademark having a reputation in the European Union. We know so since the Pago case of 2009. Take for instance our national pride Mora – an iconic mark in the finger food category.
A wide reputation in the Netherlands and as a result (therefore) a EU mark with a reputation, if we assume that the Netherlands characterizes as ‘substantial part of the EU’. Thus Mora has the additional broad protection from dilution, reputation harm and ‘riding on the coat-tails’. However, can such broad protection also be enforced in territories where the reputation threshold is not reached, but where Mora does have some exposure – say for instance France? And how do things
stand in Rumania, where most likely nobody ever heard of Mora?
In Iron & Smith / Unilever the EU Court of Justice gave clarity. Strictly speaking this case concerned an opposition, but I do read a much broader purport in the decision. The action based on a EU mark with a reputation is possible, in the first place, where the mark actually crosses the reputation threshold. And also where a commercially significant part of the public knows the mark – the latter criterion is new (in the French and Dutch language versions it even says commercially not negligable). Then the trademark owner still has to demonstrate dilution, reputation harm or ‘riding on the coat-tails’ in said territory, or that there is a serious risk that one of said situations will occur in the future. In territories where (almost) nobody knows the mark, the broader protection for the mark with a reputation therefore cannot be claimed. And so this very broad interpretation of Pago has now been abandoned.
This is good news for marks with a reputation: from now on the ‘grey area’ can also fall within the scope of an injunction action. Will Mora conquer Europe as yet?
Maarten Haak