Interflora en Tempur: over merken, AdWords en vergelijkende reclame

[:nl]

Op 22 september 2011 wees het Hof van Justitie het langverwachte arrest in de zaak Interflora. Het Hof van Justitie verduidelijkte wanneer een merkhouder tegen merk-AdWords kan optreden. Het Engelse Marks & Spencer concurreert met de internationale bloemenbezorgservice van Interflora. M&S had het (bekende) merk INTERFLORA als AdWord geselecteerd. Bij een Google search op ‘Interflora’ zag men de volgende advertentie:
www.marksandspencer.com/flowers
Prachtige verse bloemen & planten.
Bestel vóór 17 uur voor levering de volgende dag.
Uit Google France wisten wij al dat het gebruik van een merk-AdWord voor soort-gelijke producten kan worden verboden indien een merkfunctie wordt aangetast. Neem de herkomstfunctie: uit de advertentie moet blijken of het geadverteerde product van de merkhouder of een gelieerde partij komt, of van een derde. Nieuw is dat de rechter rekening kan houden met ‘algemene marktkennis’. Als iedereen weet dat M&S niets met Interflora te maken heeft, kan alleen ‘M&S’ in de advertentie al genoeg transparant zijn. De reclamefunctie staat door AdWords niet onder druk, want de merkhouder kan nog steeds met zijn merk de consument informeren en overtuigen. Hij moet nu iets meer betalen om bovenin het rijtje Google Ads te staan. De investeringsfunctie van het merk wordt geschaad als het AdWordgebruik de merkhouder “aanzienlijk stoort in het verwerven of behouden van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden.” De merkhouder zal zich meer moeten inspannen om een reputatie te behouden en moet toelaten dat sommige consumenten juist door de concurrerende AdWord advertentie het merkproduct links laten liggen. De houder van een bekend merk kan optreden tegen verwatering wanneer het merk (INTERFLORA) door het AdWord gebruik dreigt te verworden tot soortnaam van het merkproduct (synoniem voor een bloemenbezorgservice). Daarvan zal volgens het Hof niet snel sprake zijn. Het ‘kielzogvaren’ dat sinds l’Oréal/Bellure zo ruimhartig leek te kunnen worden verboden, is vooral aan de orde bij imitaties. Of het ook in andere gevallen van toepassing is, zal nog moeten blijken.
Interflora kan ook buiten AdWords worden toegepast op reclame waarin een vergelijking met een bekend merk voorkomt. Gebruik van een bekend merk in vergelijkende reclame zal niet snel een merkinbreuk opleveren.
Latere toevoeging: De eerste toepassing van Interflora is inmiddels een feit: het hof Den Haag oordeelde op 22 november 2011 dat Medicomfort haar traagschuimmatrassen via het AdWord TEMPUR onder de aandacht van het publiek mag brengen:
Toe aan een Nieuw Matras?
Bestel Medicomfort Matras. Tot 40% goedkoper dan de andere Topmerken!
Medicomfortmatras.nl
Voldoende transparant, geen schade aan een merkfunctie en bovendien een geldige reden om het merk TEMPUR te gebruiken. Het hof Den Haag gaat uit van een internetgebruiker die niet snel op het verkeerde been wordt gezet. Conclusie: merk-AdWords krijgen het voordeel van de twijfel. Merkhouders hebben terrein verloren. De adverteerder die transparant een (werkelijk) alternatief biedt voor het merkproduct, mag daarvoor een merk-AdWord gebruiken. Zelfs als dat merk bekend is. Dit is ‘gezonde en eerlijke mededinging’ en dus een geldige reden.
Maarten Haak, merkenrecht advocaat

[:en]

On 22 September 2011 the ECJ clarified in Interflora when a brand owner can act against third party use of the brand as an AdWords. Marks & Spencer competes with the international flower delivery service by Interflora. M&S had selected the well-known brand name INTERFLORA as AdWord. A Google search for “Interflora" revealed the following advertisement.
http://www.marksandspencer.com/flowers
Gorgeous fresh flowers and plants.
Order by 5 p.m. for next day delivery.
Since Google France  we already knew that use of a brand AdWord for similar goods can be prohibited if it adversely affects a trademark function. Take the origin function: the ad must show whether the advertised product comes from (an affiliate of) the trademark owner or from a third party. A new development is that the court can take into account “general knowledge of the market". If everyone knows that M&S has nothing to do with Interflora, then the name "M&S" alone in the advertisement makes it transparent enough. The advertising function is not harmed by AdWords because the brand owner can still inform and convince the consumer with the brand name. Now he has to pay a bit more to stay at the top of the Google Ads list. The investment function can be damaged if the use of the AdWord “substantially interferes with the proprietor’s use of its trade mark to acquire or preserve a reputation capable of attracting consumers and retaining their loyalty". The owner will have to make more effort to preserve a reputation and must allow that some consumers will ignore the branded product precisely because of the competing AdWords advertisement. The owner of a well-known brand can act against dilution if advertising using the AdWord contributes towards turning the brand (INTERFLORA) into a generic term (a synonym for a flower delivery service). The ECJ holds that this will not happen too readily, perhaps only in case of a likelihood of confusion. ‘Free riding on the coat tails’ that seemed to be widely prohibited since l’Oréal/Bellure  specifically concerns imitations. Whether this also applies in other cases remains to be seen.
Interflora can also be applied outside of AdWords for advertising in which comparison with a well-known brand occurs. Use of a well-known trademark in comparative advertising does not readily result in trademark infringement. The first application of Interflora meanwhile is a fact: the Court of Appeal of The Hague ruled on 22 November 2011 that Medicomfort can bring its memory foam mattresses to the public's attention using the AdWord TEMPUR:
Need a New Mattress?
Order a Medicomfort Mattress. Up to 40% cheaper than other top brands!
Medicomfortmatras.nl
Adequately transparent, no detriment to a trademark function, and moreover a due cause to use the brand name TEMPUR. The Court of Appeal assumes an Internet user who is not easily misled. Conclusion: brand AdWords are given the benefit of the doubt. Trademark owners have lost ground. An advertiser who transparently offers an actual alternative for the branded product may use a brand AdWord for it, even if the brand is well known. This is “fair competition" and hence a due cause.
Maarten Haak

[:]