Merkgebruik als AdWord geen merkinbreuk, Google niet aansprakelijk

[:nl]Vandaag publiceerde de Advocaat-Generaal Poiares Maduro zijn advies aan het Hof van Justitie van de EG in de beruchte zaken tussen Google en (o.a.) Louis Vuitton. LVMH had Google gedagvaard omdat Google derden toestond om LOUIS VUITTON als AdWord te gebruiken. De AdWords verwezen naar sites waarop inbreukmakende tassen en andere luxe producten werden verkocht en naar sites van concurrenten. De A-G vindt dit geen gebruik als merk, en daarom dus ook geen merkinbreuk. Dat zou anders kunnen zijn als het merk in de tekst van de AdWord advertentie wordt genoemd, maar dat was hier niet het geval.

Merkhouders kunnen bij Google gemakkelijk klagen over gebruik van een merk als AdWord, vaak haalt Google dat AdWord dan snel uit de lucht. Waar veel Nederlandse rechters dit merkgebruik als AdWord (door concurrenten of inbreukmakende sites) inderdaad een inbreuk op merkrechten vinden, geeft de A-G voorrang aan het internetverkeer. Dit zou moeten kunnen, vindt Poiares Maduro.

In de Benelux kennen wij overigens nog een aanvullende grond voor de merkhouder om op te treden: artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, op grond waarvan zogenaamd 'ander gebruik' van het merk kan worden verboden. Dat zou ook gebruik als AdWord kunnen zijn. Of dat zo is, moet het Hof van Justitie in een andere zaak (Portakabin/Primakabin) beslissen na vragen van de Nederlandse Hoge Raad. Deze bevoegdheid bestaat in de rest van Europa niet.

Verder is belangrijk dat A-G Poiares Maduro de zoekdienst van Google aanmerkt als 'dienst van de informatiemaatschappij', zoals bijvoorbeeld internet service providers. Zulke onafhankelijke dienstverleners zijn in de regel niet aansprakelijk als het een automatisch proces betreft en zij dus met de inhoud van een bericht niets van doen hebben. Google kan zich voor de inhoud van AdWord teksten echter niet op die uitsluiting van aansprakelijkheid beroepen, omdat Google een eigen financieel belang heeft bij iedere click op een AdWord advertentie. Die aansprakelijkheid moet naar nationaal recht worden beoordeeld, vindt de A-G.

Het Hof zal waarschijnlijk in de loop van 2010 een arrest wijzen. Het Hof is niet aan de mening van de A-G gebonden. Tot die tijd zal de rechter in Nederland een eigen oordeel (moeten) geven. Voor de korte termijn lijkt de bevoegdheid van Benelux-merkhouders om op te treden tegen 'ander gebruik' belangrijker geworden.

Maarten Haak

Lees hier het persbericht van het Hof van Justitie en hier de conclusie van de Advocaat-Generaal.[:en]Today Attorney-General Poiares Maduro published his advice to the ECJ in the famous cases between Google and (a.o.) Louis Vuitton. LVMH had sued Google, because Google allowed third parties to use LOUIS VUITTON as AdWord. The AdWords linked to sites on which infringing bags and other luxury goods were being sold, and to sites of competitors. The Attorney-General does not consider this use as a trademark, and therefore no trademark infringement. This could be different if the trademark is actually mentioned in the text of the AdWord ad, but this was not the case. Trademark owners can easily complain with Google about use of their trademarks as AdWords. Google often deletes that AdWord (beware: for .com and .uk sites other rules apply). Where many Dutch judges consider this trademark use as AdWord (by competors or by infringing sites) as a trademark infringement, the Attorney-General puts more weight to the importance of internet traffic. This should be allowed according to Poiares Maduro. In the Benelux we also know an addition ground for the trademark owner to base a claim upon: article 2.20 (1)(d) of the Benelux Convention on Intellectual Property, under which so called ‘other use’ of a trademark can be stopped. This could also be use as AdWord. Whether this is the case needs to be decided by the ECJ in another case referred by the Dutch Supreme Court (Portakabin/Primakabin). This authority by the trademark owner does not exist in the rest of Europe. Furthermore, it is important that the Attorney-General Poiares Maduro considers the Google search engine as an ‘information society service’ such as internet service providers. Such independent service providers are, as a general rule, not liable if it concerns an automatic procedure and if they have nothing to do with the content itself (of course this is highly simplified, the rules are more delicate than this). According to the Attorney-General Google cannot call upon the limitation of liability as regards the content of AdWord texts, as Google has its own financial interest with every click on an AdWord ad. This liability is subject to national law, so the Attorney-General advises. Hopefully in 2010 the ECJ will render a judgment. It is not bound to the Attorney-General’s advice. Until that time the Dutch court will have to find its own judgments. For the short term the trademark owners authority under Benelux law to act against ‘other use’ of a Benelux trademark has won importance. Maarten Haak [:]