Als een merk niet normaal is gebruikt: gewoon opnieuw registreren?

Mag je een merk opnieuw registreren als het vijf jaar niet is gebruikt? Dan kan het merk immers vervallen worden verklaard. Of laat de regelgeving zo’n herhaald depot niet toe? In de zaak Pelican had het Gerecht in 2012 al beslist dat een depot niet exact mag worden herhaald, tenminste niet als het doel bij het identieke depot is om de regels voor gebruik te omzeilen. In de zaak MONOPOLY heeft de Kamer van Beroep die zienswijze nu genuanceerd. De Kamer van Beroep van EUIPO besliste in een nietigheidsprocedure over het MONOPOLY merk dat de regels voor verval er niet voor niets zijn. Hasbro omzeilde de gebruiksplicht iets minder opzichtig: een eerder depot was niet precies op dezelfde manier herhaald maar net anders. MONOPOLY was ook voor andere waren en diensten aangevraagd, dit naast de waren onder het oude (gebruiksplichtige) merk. In feite was het merk zelfs in 15 jaar tot viermaal toe geregistreerd.

Hasbro bevestigde dit haar wel goed uitkomt, want zo hoeft zij niet telkens gebruiksbewijs te verstrekken in procedures en opposities. Zo zijn de regels niet bedoeld, oordeelt de Kamer van Beroep. Het nieuw gedeponeerde merk is nietig voor de waren die ook al onder het oude (gebruiksplichtige) merk vallen. Voor de uitbreiding is het merk wel geldig. En dus zal Hasbro dat gebruiksbewijs voor de waren onder de oudere inschrijving toch moeten laten zien als zij het merk wil inroepen.

Maarten Haak