Een beschrijving is geen merkgebruik

Wist je dat je van ananasbladeren een imitatieleer genaamd Piñatex kunt maken? Dit kun je dan gebruiken voor schoenen, tassen, jassen, etc. Natuurlijk wil je iedereen dan vertellen dat jouw kleding uniek is, omdat die van ananas gemaakt is. Maar mag dat wel als iemand het merk “Pineapple” voor kleding heeft geregistreerd? Pleeg je dan geen merkinbreuk?

Een vergelijkbare situatie deed zich voor in de hardloopwereld. Het woord “Nitro” wordt beschermd als merk voor schoenen. Brooks komt met een met stikstof geïnjecteerde hardloopschoen op de markt. Die heet niet “Nitro”, maar Brooks vertelt wel dat de schoen “Nitro-Infused” is. Voor Puma, die gebruik maakt van het geregistreerde Nitro-merk en zelf een hardloopschoen onder die naam op de markt brengt gaat dat te ver. Zij meent dat Brooks inbreuk maakt op het Nitro-merk en stapt naar de rechter. Brooks vindt juist dat zij “Nitro” beschrijvend en niet als merk gebruikt en zij meent bovendien dat Puma, die de naam ook voor stikstof geïnjecteerde hardloopschoenen gebruikt, dat ook doet.

De rechtbank Den Haag is het niet met Puma eens. Brooks gebruikt ‘nitro’ alleen om te vertellen over de stikstof-infusie van haar schoen, het wordt niet als merk gebruikt. De rechtbank zet ook nog vraagtekens bij de geldigheid van het Nitro-merk. Een beschrijvende aanduiding moet voor iedereen vrij blijven en aangezien ‘nitro’ een belangrijk kenmerk van stikstof-geïnfuseerde schoenen beschrijft, kan het goed zijn dat het Nitro-merk uit het register geschrapt moet worden. Dat moet dan wel in een aparte procedure gebeuren.

Verkopers van Piñatex-kleding hoeven zich dus geen zorgen te maken. Ook als er een Pineapple-merk voor kleding zou zijn, kunnen zij in beschrijvende termen blijven vertellen over deze unieke stof.

Mathijs Peijnenburg