MESSI en PICASSO: neutralisatie door begripsmatig verschil

Sinds het arrest Picasso/Picaro weten we overeenstemming op visueel en auditief vlak kan worden geneutraliseerd als de merken verschillende concepten oproepen. In het arrest Wolf Oil/EUIPO besliste het HvJ dat neutralisatie aan het eind van fase 1 moet plaatsvinden, na de beoordeling van de mate van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau. Neutralisatie is alleen mogelijk als ten minste één van de conflicterende tekens een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft. In het arrest Equivalenza is nog eens bevestigd dat dit een harde voorwaarde is voor neutralisatie.

Maar wat als een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis niet is vastgesteld voor een of beide tekens? Dan kunnen elementen van overeenstemming op visueel en/of fonetisch vlak dus niet in de totaalindruk worden geneutraliseerd (fase 1). In dat geval moet een globale beoordeling van de inbreuk in fase 2 volgen. In fase 2 wordt met de vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil op dezelfde manier rekening gehouden als met andere elementen, zoals de (soort)gelijkheid van waren en diensten, het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate van onderscheidend vermogen en eventuele bekendheid van het oudere merk. Alle elementen uit fase 1 blijven op tafel, dus ook een begripsmatig verschil dat niet is gegrond op een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis maar op een minder duidelijk begripsmatig verschil. De globale beoordeling van de inbreuk in fase 2 is maatwerk: van geval tot geval wordt afgewogen in welke mate de elementen van overeenstemming (of juist elementen van verschil) meer of minder gewicht in de schaal leggen. Als in fase 2 een zeker “compenserend effect” van een begripsmatig verschil wordt aangenomen, mag dat geen “neutralisatie” meer heten maar kan dat effect dus wel worden meegewogen.

Om dezelfde reden besliste het Hof van Justitie vorige week dat Lionel Messi eindelijk zijn kledingmerk MESSI kan inschrijven. De oppositie op basis van het merk MASSI werd verworpen omdat de tekens niet overeenstemmen. De visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd doordat vrijwel iedereen op de wereld voetballer Messi wel kent. MESSI roept het concept van de voetballer op, MASSI niks. Daardoor is geen sprake van overeenstemming. Dit heeft het gekke resultaat dat MASSI kan optreden tegen een nieuw merk MOSSI (als dat zou komen) terwijl MESSI dat niet kan. Neutralisatie werkt twee kanten op, zoals de erven Picasso lang geleden ook al hadden ondervonden.

Maarten Haak

Bas van Werven (BNR) interviewde mij kort voor de uitspraak Messi/Massi (interview hier).