Ruime mogelijkheden om op te treden tegen merkdepot te kwader trouw

Een merk dat is gedeponeerd met een oneerlijk oogmerk kan achteraf nietig worden verklaard als depot te kwader trouw. Bijvoorbeeld als het depot is verricht om de belangen van derden op een oneerlijke wijze te schaden. Of voor een ander doel dan om de eigen waren of diensten te onderscheiden. Zo besliste het Hof van Justitie in de zaak Koton.

Hierboven rechts het oudere kledingmerk KOTON, links het latere depot STYLO & KOTON. Voor kleding was een oppositie succesvol, maar niet voor o.a. de organisatie van reizen (klasse 39): daarvoor was KOTON niet ingeschreven. Daarom riep de merkhouder de nietigheid in van STYLO & KOTON.

Zoals in elke merkenzaak wegen alle omstandigheden mee, vooral de commerciële logica voor het depot (waarom?) en de chronologie van de omstandigheden (wanneer?). De nietigheid kan door elke belanghebbende worden ingeroepen, niet alleen door de houder van een overeenstemmend merk.

Lang gold het arrest Lindt & Sprüngli uit 2009 als dé regel voor kwade trouw: de bekende chocoladefabrikant deponeerde een afbeelding van een gouden haasje met rood strikje als merk. Die vorm was ook al lang door vele andere producenten gebruikt. Volgens het arrest Lindt & Sprüngli is een depot te kwader trouw als de deposant een oneigenlijk verhinderingsoogmerk heeft, bijvoorbeeld als hij al weet dat hij het merk niet zal gebruiken, als anderen al langer een overeenstemmend teken voor (soort)gelijke waren gebruiken, en als de deposant zelf niet een legitiem doel heeft. In Koton heeft het Hof die wat strenge regel verlaten. In de taal van het Hof: die regel is alleen van toepassing in de specifieke situatie van dat arrest: bij een merkdepot met kennis van gebruik door een derde van een overeenstemmend teken voor (soort)gelijke waren, waardoor verwarringsgevaar dreigt.

De nieuwe kwade trouw-regel van Koton is breder toepasselijk. Simpel gezegd: als er iets oneerlijks aan het depot is, kan een derde een nietigheidsactie instellen. Voor sommige merkhouders is dat even schrikken: komt de geldigheid van het merk nu ineens in het gedrang?

Maarten Haak