EUIPO-beslissing over bekendheid Uniemerk: een bewijsvermoeden (Puma/EUIPO)?
Puma beroept zich in procedures vaak op de ruimere bescherming die bekende merken genieten: de bescherming tegen verwatering, reputatieschade en freeriding. Dan moet Puma natuurlijk wel laten zien dat haar (naar links) springende roofkat-merken bekend zijn. Maar is het nodig om dat omvangrijke bewijs in elke procedure te leveren? Het EUIPO had in 2010 en 2011 al drie keer aangenomen dat het Puma beeldmerk bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek, voluit: “bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn in een groot deel van het grondgebied van de Europese Unie” (HvJ: Iron & Smith).
In 2013 vroeg Gemma Group een Uniemerk aan voor dit naar rechts springende dier in blauwe lijnen. Puma verwees naar drie eerdere beslissingen van EUIPO en besprak de belangrijkste passages van die beslissingen in haar toelichting op de oppositie. Is dat genoeg, of had Puma toch al dat bewijs weer moeten inbrengen?
Het Hof van Justitie besliste gisteren in de zaak Puma/EUIPO (C-564/16) dat het inderdaad op die manier mogelijk is. De opposant (Puma) is immers vrij in de keuze van de vorm van het bewijs. Ook eerdere beslissingen van het EUIPO waarbij de bekendheid van het oudere merk in het kader van andere procedures inter partes wordt vastgesteld, kunnen als bewijs dienen. Helemaal als die beslissingen in het oppositiebezwaarschrift nauwkeurig zijn aangeduid in de proceduretaal van de oppositie.
Los van de praktische kant is er ook nog een formele kant. Het Hof van Justitie bevestigt dat het EUIPO rekening moet houden met eerdere beslissingen waarin de bekendheid van het ingeroepen merk al is vastgesteld: de ‘beslispraktijk’ die EUIPO op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur consequent moet toepassen. Die eerdere oppositiebeslissingen hebben dan wel betrekking op een ander aangevraagd merk, maar de beslissing over de bekendheid op zichzelf staat helemaal los van dat aangevraagde merk. De vaststelling van (feitelijke) bekendheid van een merk heeft daarom een breder bereik dan alleen de betrokken oppositieprocedure.
Die feitelijke vaststelling van bekendheid is voortaan een aanknopingspunt voor in andere, vergelijkbare geschillen: het Hof van Justitie bevestigt dat EUIPO uitdrukkelijk zal moeten motiveren als het afwijkt van zulke eerdere feitelijke beslissing(en). Bijvoorbeeld als de marktomstandigheden sinds de laatste beslissing drastisch zijn gewijzigd, of als het (toen) bekende merk sindsdien nauwelijks op de markt is geweest. In elke oppositie blijft ruimte voor een afwijkende maatwerkbeslissing, maar EUIPO moet een afwijking dan wel goed motiveren.
In de praktijk levert dit per saldo een bewijsvermoeden van bekendheid op ten gunste van partijen zoals Puma, althans: in vergelijkbare opposities voor EUIPO. Maar feitelijke bekendheid is niet genoeg. Om te winnen moet natuurlijk ook aan de criteria voor verwatering, reputatieschade of freeriding zijn voldaan. In de zaak van Puma zal het EUIPO nu alsnog moeten beoordelen of de naar rechts springende katachtige als merk kan worden ingeschreven.
Maarten Haak