Kit Kat: hoge drempel voor inburgering van een merk

Snoep- en koekjesconcerns Mondelez en Nestlé blijven procederen over het vormmerk van de KIT KAT reep. Eerder legde het Hof van Justitie uit wanneer de vorm van de reep beantwoordt aan een technische functie of volgt uit de aard van een chocoladereep. In dat geval kan die vorm niet als vormmerk worden beschermd. Ditmaal besliste het Gerecht over de mate van inburgering van een merk dat van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft. Denk aan de vorm van een chocolade reep, of een beschrijvend merk als DE GROENE PAPRIKA voor groenten. Zo’n merk (eigenlijk: een beschrijvend ‘teken’) zonder onderscheidend vermogen kan niet worden geregistreerd. Maar door intensief gebruik kan het teken langzamerhand als merk ‘inburgeren’. Na een geslaagde inburgering wordt het teken wél herkend als merk – dus als onderscheidingsteken van een bepaalde onderneming. Alle omstandigheden kunnen bijdragen aan bewijs van inburgering. Bijvoorbeeld: hoe prominent is het merk gebruikt, in welke gebieden en hoe lang, de marketing spend – alles weegt mee. Maar dat bewijs is op zichzelf niet genoeg, want daaruit blijkt niet of het publiek het teken ook daadwerkelijk als merk is gaan zien. Daarvoor is in de regel een marktonderzoek nodig. Daar had Nestlé voor de KIT KAT reep zwaar op ingezet: er waren marktonderzoeken verricht in vrijwel alle lidstaten die ten tijde van de merkaanvraag onderdeel waren van de Europese Gemeenschap. Maar het Gerecht acht inburgering in (alleen) die landen niet genoeg, zelfs niet als de bevolking in die lidstaten goed is voor 90% van de totale bevolking van het relevante EU-territorium. Deze hoge herkenningsgraad in een deelgebied kan niet compenseren voor de lidstaten waarin inburgering niet is aangetoond. Op dit punt mag de Europese Unie dus niet als één markt worden beschouwd. Inburgering moet voor elke lidstaat afzonderlijk worden beoordeeld. Dat maakt het in de praktijk haast onmogelijk om inburgering van een Uniemerk aan te tonen. Het laatste woord is hierover vast nog niet gezegd – ik verwacht dat Nestlé in beroep gaat bij het Hof van Justitie.

Maarten Haak, advocaat merkenrecht