Annotatie IER nr. 2, 2015 - [A] c.s./Babysuperstore c.s.

Publicatie noot

RECLAMERECHT

RECHTBANK DEN HAAG
22 oktober 2014
(mr. F.M. Bus)
m.nt. E.H. Hoogenraad

[A] c.s./Babysuperstore c.s.

Art. 6:194 BW; Art. 6:193a-j BW.

Team handel – voorzieningenrechter
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/468248 / KG ZA 14-376

Vonnis in kort geding van 22 oktober 2014
in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
[A] B.V.,
gevestigd te Gorredijk, gemeente Opsterland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
TONQA B.V.,
gevestigd te Heerenveen,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
SIMKI B.V.,
gevestigd te Drachten,
advocaat: mr. M.G. Jansen te Haarlem,
eiseressen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
[B] BABYSUPERSTORE B.V.,
gevestigd te Tilburg,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
[C] B.V.,
gevestigd te [woonplaats],
3. [D],
wonende te [woonplaats],
4. [E],
wonende te [woonplaats],
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
BABYSUPERSHOP B.V.,
gevestigd te Tilburg,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
[F] B.V.,
gevestigd te Tilburg,
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
GENIOWEB B.V.,
gevestigd te Hilvarenbeek,
8. [G],
wonende te [woonplaats],
9 [H],
wonende te [woonplaats],
advocaat: mr. H.J.A.M. Dohmen te Tilburg,
gedaagden.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk in enkelvoud worden aangeduid als [A] c.s. en waar nodig afzonderlijk als [A], Tonqa en Simki. Gedaagden zullen gezamenlijk in enkelvoud worden aangeduid als [B] c.s. Afzonderlijk zullen zij worden aangeduid als (gedaagde sub 1) [B], (gedaagde sub 2) [C] BV, (gedaagde sub 3) [D], (gedaagde sub 4) [E], (gedaagde sub 5) Babysupershop, (gedaagde sub 6) [F] BV, (gedaagde sub 7) Genioweb, (gedaagde sub 8) [G] en (gedaagde sub 9) [H].

1 De procedure

1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 4 juli 2014 met producties 1 tot en met 8;
de akte van [B] c.s. houdende producties 1 tot en met 25;
de producties 9 tot en met 99 van [A] c.s.;
de akte houdende aanvullende producties van [A] c.s. met producties 100 tot en met 103;
de aanvullende producties 26 tot en met 28 van [B] c.s.;
de akte houdende aanvullende producties van [A] c.s. met producties 104 en 105;
de akte houdende aanvullende producties van [A] c.s. met producties 106 en 107;
de aanvullende productie 29 van [B] c.s.;
de aanvullende producties 30 en 31 van [B] c.s.;
de ter gelegenheid van het kort geding overgelegde pleitnotities van beide partijen.

1. Het kort geding was aanvankelijk gepland op 7 augustus 2014, maar is wegens familieomstandigheden aan de zijde van [B] c.s. verplaatst naar 3 september 2014. Ter gelegenheid van de kort gedingzitting van 3 september 2014 hebben partijen na schorsing aan de voorzieningenrechter verklaard dat zij tot een schikking waren gekomen. Wegens een gebrek aan tijd aan de zijde van de raadsman van [A] c.s. is er geen proces-verbaal ter zitting opgemaakt van de overeengekomen regeling. De zaak is daarom aangehouden voor bericht van één van partijen dat de regeling definitief vorm had gekregen en een verzoek aan de voorzieningenrechter om deze in een proces-verbaal op te nemen. Op 11 september 2014 heeft de raadsman van [A] c.s. voortzetting gevraagd van de mondelinge behandeling en diezelfde dag heeft de raadsman van [B] c.s. uitstel van een week gevraagd om de voorzieningenrechter nader te berichten. Bij brief van 18 september 2014 heeft de raadsman van [B] c.s. om vonnis verzocht en de raadsman van [A] c.s. heeft bij brief van dezelfde datum zijn verzoek om voortzetting gehandhaafd. De voorzieningenrechter heeft naar aanleiding daarvan een voortzetting van de zitting bepaald op 1 oktober 2014. Daarbij is gebleken dat partijen niet tot overeenstemming konden komen over de exacte inhoud van een minnelijke regeling, zodat vonnis is bepaald op heden.

2. [B] c.s. heeft voorafgaand aan de zitting bezwaar gemaakt tegen de indiening van producties. Daarop heeft de voorzieningenrechter ter zitting beslist dat productie 104 niet bij de beoordeling wordt betrokken.

2 De feiten

2.1.  [A] is een onderneming die buggy’s en overige babyaccessoires produceert en verkoopt. [A] brengt diverse buggy’s op de markt. De buggy’s zijn ontworpen door de eigen ontwerpafdeling van [A]. Eén van deze buggy’s wordt door [A] ‘Limbo’ genoemd (hierna te noemen: de Limbo).

2.2. [A] heeft een exclusieve distributierelatie met Prénatal voor enkele van haar buggy’s, waaronder de Limbo. De adviesverkoopprijs van de Limbo is € 119,- (inclusief BTW).

2.3. Simki en Tonqa zijn de twee aandeelhouders van [A].

2.4. Simki en Tonqa zijn gemeenschappelijk houders van de navolgende Gemeenschapsmerkregistraties (hierna gezamenlijk aangeduid als: de [A] merken):
het Gemeenschapswoordmerk [A] ingeschreven op 19 mei 2005 onder nummer 003230497 voor waren in de klassen 12, 18 en 20 (waaronder buggy’s);
het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk [A] ingeschreven op 19 mei 2005 onder nummer 003230489 voor waren in de klassen 12, 18 en 20 (waaronder buggy’s)

2.5. Verder gebruikt [A] onderstaand teken (hierna aangeduid als: het logo) op diverse onderdelen van haar buggy’s.

2.6. [B] exploiteert een winkel in Tilburg die babyartikelen, waaronder buggy’s verkoopt. [C] BV is enig aandeelhouder van [B].

2.7. Babysupershop exploiteert een aantal webshops (hierna te noemen: de webshops) waarin babyartikelen worden verkocht, te weten:
www.[B superstore].nl;
www.kadocus.nl;
www.babysupershop.eu
www.buggy-shop.nl;
www.kinderwagens-shop.nl;
www.babykinder-shop.nl;
www.buggyshop.eu.

2.8. [D] is houder van de domeinnaam www.[B superstore].nl. [E] is de echtgenote van [D]. De domeinnaam www.kadocus.nl is geregistreerd op naam van [H], www.babysupershop.eu op naam van [H] en Genioweb. [G] en [H] zijn bestuurders van Genioweb.

2.9. Tot 2013 hebben [A] en [B] een handelsrelatie met elkaar onderhouden. In de winkel van [B] in Tilburg werden [A] artikelen verkocht. [B] was geen reguliere wederverkoper van het [A] assortiment maar kocht restpartijen die zij tegen gereduceerde prijzen aanbood.

2.10. In maart 2014 heeft [A] geconstateerd dat in de winkel van [B] in Tilburg, alsmede via voornoemde webshops een buggy, door [B] c.s. aangeduid als “Techno Limbo buggy” (hierna te noemen: de Techno), werd aangeboden voor € 59,99 (inclusief BTW). Op de Techno zijn de [A] merken aangebracht.

2.11. [A] c.s. heeft een aankoop verricht van de Techno en heeft geconstateerd dat het uiterlijk daarvan vrijwel gelijk is aan het uiterlijk van de Limbo. Zij heeft slechts een paar kleine verschillen tussen de Techno en de Limbo ontdekt. Eén van de verschillen is het scharnierpunt ter hoogte van de rugleuning aan weerszijden van de buggy. In 2009 heeft [A] het scharnierpunt bestaande uit twee delen die als een schaar bewegen, zoals dat is aangebracht in de Techno en welke de Limbo tot dan ook bevatte, veranderd in een rond scharnierpunt. Aanleiding daarvoor was het feit dat haar concurrent Maclaren haar buggy’s in de Verenigde Staten in 2009 heeft teruggeroepen nadat in veertien gevallen kinderen gewond waren geraakt aan hun vingers door toedoen van eenzelfde type scharnierpunt. De Techno bevat dit oude type scharnierpunt.

2.12. Babysupershop heeft op de hieronder weergegeven wijze op het internet buggy’s voorzien van het merk [A] te koop aangeboden.

2.13. Bij brief van 17 juni 2014 is [B] c.s. door [A] c.s. gesommeerd om de verkoop van de Techno te staken en afbeeldingen daarvan te verwijderen in de door haar geëxploiteerde webshops, alsmede om in de webshops niet langer gebruik te maken van de [A] merken.

2.14. Op 20 juni 2014 heeft [B] c.s. via haar raadsman een onthoudingsverklaring afgelegd (hierna ook: ‘de onthoudingsverklaring’) met de navolgende inhoud:
“Mijn cliënten erkennen de gestelde merkinbreuk volmondig en onvoorwaardelijk en zij bieden daarvoor hun excuses aan aan uw cliënten. Zij hebben de inbreuk gestaakt en zullen deze gestaakt houden, op verbeurte van een dwangsom van EUR 5000 per dag of EUR 1000 per keer, naar keuze van uw cliënten. Op uiterlijk 25 juni aanstaande zullen zij de in- en verkoopinformatie en - documenten verstrekken, evenals gegevens en documenten over de herkomst van de producten. Na vaststelling van de brutowinst aan de hand hiervan zullen mijn cliënten deze winst aan uw cliënten afdragen. Mijn cliënten dragen de 5 reeds beslagen en in bewaring genomen en de 77 nog bij mijn cliënten in voorraad zijnde producten in eigendom aan uw cliënten over, zonodig ter vernietiging, op kosten van mijn cliënten; zij overleggen graag over een wellicht constructievere benutting van de producten.(…)”

3 Vorderingen en grondslagen

3.1. [A] c.s. vordert – na eisvermeerdering – dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
[B] c.s. veroordeelt om de inbreuk op de auteurs- en merkenrechten van [A] en ieder onrechtmatig handelen jegens [A] te staken en gestaakt te houden, waaronder iedere vervaardiging, invoer, verhandeling, aanbod of het in voorraad hebben en houden van inbreukmakende buggy’s, het gebruik van de [A] merken, het logo van [A] of afbeeldingen van originele [A] artikelen op internet, in advertenties op internet, in promotiemateriaal of in andere geschriften in druk;
[B] c.s. beveelt aan [A] een door een registeraccountant gecontroleerde opgave te doen van de inkoop-, verkoop- en winstgegevens van de Techno;
[B] c.s. beveelt aan al haar afnemers van de Techno een brief te zenden waarin wordt bericht dat zij de zich bij hen nog bevindende Techno buggy(’s) zal terugnemen, met het aanbod de kosten van de koopprijs, het retourneren en eventuele andere kosten en schade te vergoeden;
[B] c.s. beveelt om alle bij haar in voorraad zijnde en de ingevolge hiervoor onder 3. geretourneerde Techno buggy’s te vernietigen of ter vernietiging af te geven aan [A];
[B] c.s. beveelt om op de websites www.[B superstore].nl, www.kadocus.nl, www.buggy-shop.nl, www.kinderwagensshop.nl, www.babykindershop.nl en www.buggyshop.eu, alsmede in minimaal twee maandbladen voor jonge ouders, zijnde OUDERS VAN NU en WIJ JONGE OUDERS een rectificatie te plaatsen;
[B] c.s. beveelt een voorschot op schadevergoeding te betalen van € 75.000,-;
Het hiervoor onder 1. tot en met 5. gevorderde op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van [B] c.s. in de proceskosten, te begroten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en bepaling van een termijn ex artikel 1019i Rv op 9 maanden na het wijzen van dit vonnis.

3.2. [A] c.s. baseert haar vordering op de volgende grondslagen. In de eerste plaats stelt zij dat [B] c.s. met het aanbieden en verhandelen van de Techno inbreuk heeft gemaakt op de aan [A] c.s. toekomende auteursrechten op de Limbo en op de haar toekomende [A] merken. Ook vormt de Techno buggy volgens [A] c.s. een slaafse nabootsing van de Limbo buggy.

3.3. In de tweede plaats stelt [A] c.s. dat [B] c.s. door het gebruik in haar reclamecampagne van beeldmateriaal van originele [A] producten, de [A] merken en het logo de suggestie wekt dat er tussen [B] c.s. en [A] een economische band bestaat. Ook vermeldt [B] c.s. volgens [A] c.s. bewust verkeerde winkeladviesprijzen bij [A] producten en suggereert zij uit het hele assortiment van [A] producten te kunnen leveren. Ook maakt zij reclame met [A] producten die zij nimmer in voorraad heeft gehad. Een en ander kan volgens [A] c.s. worden gekenmerkt als misleidende en ongeoorloofde reclame in de zin van artikel 6:194 en/of 194a van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Een en ander is daarmee volgens [A] c.s. tevens inbreuk op haar merkrechten. [B] c.s. trekt ongerechtvaardigd voordeel uit de merken van [A] c.s. en brengt schade toe aan de reputatie van de merken van [A] c.s. door een economische band te suggereren die er niet is en door met stuntprijzen voor [A] producten die zij niet levert, potentiële klanten van [A] naar haar webshops te lokken om daar producten van andere merken aan te bieden. Daarnaast maakt [B] c.s. gebruik van keyword advertisingmet het teken ‘[A]’. Ook dat gebruik heeft als enig doel het meeliften op het succes van [A] c.s. en brengt schade toe aan de merkfuncties van de merken van [A] c.s., waarmee ook dit gebruik inbreuk maakt op de merkenrechten van [A] c.s.

3.4. Aan haar vordering tot een voorschot op schadevergoeding legt [A] c.s. ten grondslag dat zij ernstige schade lijdt doordat de [A] merken wervende kracht verliezen vanwege de merkinbreuken en onrechtmatige daden van [B] c.s. De internetcampagne van [B] c.s. heeft bovendien een verstoorde handelsrelatie met Prénatal en verlies aan klanten opgeleverd. [A] c.s. stelt dat zij ten aanzien van haar verkoop van de Limbo via Prénatal een omzetdaling van 80% heeft ervaren naar aanleiding van het aanbieden van de Techno. Ook ten aanzien van overige buggy’s heeft [A] c.s. een omzetdaling geconstateerd. Om die reden acht zij een voorschot van € 75.000,- op zijn plaats.

3.5. Aan haar vordering tot rectificatie legt [A] c.s. ten grondslag dat zij in verband met de veiligheidsrisico’s die aan de Techno kleven ervoor wil zorgen dat de Techno volledig van de markt verdwijnt, zodat eventuele ongelukken kunnen worden voorkomen en de reputatie van de [A] merken geen schade oploopt.

3.6. [B] c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op de Gemeenschapmerken gebaseerde vorderingen wordt gelet op artikel 67 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bepaald door de toepasselijke artikelen uit de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a, 97 lid 1, 98 lid 1 onder a en 103 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet inzake het Gemeenschapsmerk, is de voorzieningenrechter bevoegd nu de gedaagde partijen allen gevestigd of woonachtig zijn in Nederland. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het auteursrecht en op onrechtmatige daad, geldt het volgende. De voorzieningenrechter van deze rechtbank komt relatieve bevoegdheid toe uit hoofde van artikel 102 Rv nu de webshops in heel Nederland en dus ook in het arrondissement Den Haag raadpleegbaar zijn.

Ontvankelijkheid

4.2. [B] c.s. hebben betoogd dat alleen [A] bij dagvaarding stellingen heeft ingenomen en vorderingen heeft ingesteld en dat Tonqa en Simki dat niet hebben gedaan. Juist is dat het gevorderde merkenrechtelijke verbod beperkt is tot inbreuk op merkrechten van [A]. Letterlijk is er geen verbod op inbreuk op merken van Tonqa en Simki gevorderd. Dat betekent echter niet dat die vordering alleen door [A] en niet door alle eiseressen is ingesteld. Voor zover [B] c.s. met hun betoog hebben bedoeld dat de stakingsvordering al strand op het feit dat niet is gesteld dat [A] merkrechten heeft en ook niet is gesteld dat er inbreuk is gemaakt op rechten van Tonqa en Simki, wordt dat betoog van de hand gewezen. In de eerste plaats zijn de vorderingen van [A] c.s. mede gebaseerd op auteursrechten van [A] en op een onrechtmatige daad jegens [A]. Het bezwaar van [B] c.s. kan in ieder geval niet zien op vorderingen die (mede) op die twee grondslagen zijn gebaseerd. In de tweede plaats begrijpt de voorzieningenrechter uit de gehele dagvaarding en het pleidooi dat [A] c.s. bedoeld heeft een verbod te vorderen op gebruik van de [A] merken van Tonqa en Simki. Die uitleg ligt voor de hand en was ook duidelijk voor [B] c.s., nu zij inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen de inbreuk op de [A] merken. [B] c.s. is dan ook niet in haar verweer geschaad door deze uitleg van de dagvaarding door de voorzieningenrechter.

4.3. De feiten die [A] c.s. aan haar vorderingen ten grondslag legt, vormen in wezen twee afzonderlijke feitelijke grondslagen: (a) het aanbieden van de Techno en (b) de wijze waarop [B] c.s. in het algemeen tot juli 2014 gebruik maakte van de [A] merken en andere onderscheidingstekens van [A] c.s. op haar websites en in haar reclame uitingen. De voorzieningenrechter zal die feitelijke grondslagen afzonderlijk behandelen.

De Techno

Ten aanzien van [B] en Babysupershop (gedaagden 1 en 5)

4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat het aanbieden en verhandelen van de Techno een inbreuk vormde op de [A] merken en op de auteursrechten van [A]. De voorzieningenrechter neem dat dan ook tot uitgangspunt. Ook is niet in geschil dat zowel [B] als Babysupershop de Techno hebben verhandeld. Uit de in 2.14. weergegeven onthoudingsverklaring volgt dat zij op 20 juni 2014 al hadden toegezegd, op verbeurte van een contractuele boete, dat zij die inbreuk gestaakt zouden houden. Gesteld noch gebleken is dat zij zich niet aan die toezegging hebben gehouden. [A] c.s. heeft in dit kort geding ook niet duidelijk gemaakt welk (spoedeisend) belang zij nog heeft bij het gevorderde inbreukverbod, naast de verkregen onthoudingsverklaring. Gelet daarop vormt de inbreuk die met de Techno is gemaakt onvoldoende grond voor toewijzing van het door [A] c.s. gevorderde inbreukverbod jegens [B] en Babysupershop.

4.5. In de onthoudingsverklaring is ook toegezegd dat [B] en Babysupershop opgave zouden doen van hun leverancier, inkoop- en verkoopgegevens en winstgegevens. Blijkens de door [B] c.s. als productie 21 overgelegde correspondentie zijn [B] en Babysupershop die toezegging nagekomen. [A] c.s. heeft in dit kort geding ook niet duidelijk gemaakt welk spoedeisend belang zij op dit moment nog heeft bij het door haar gevorderde bevel tot opgave. Die vordering zal derhalve worden afgewezen.

4.6. Tijdens de zitting bleek dat de overeengekomen afgifte ter vernietiging van de beslagen en voorradige Techno buggy’s nog niet heeft plaatsgevonden. [A] c.s. heeft derhalve nog wel spoedeisend belang bij haar vordering tot (afgifte ter) vernietiging. Vast staat dat deze buggy’s inbreuk maken op de auteursrechten van [A] en de merkrechten van Tonqa en Simki. Op grond van zowel de onthoudingsverklaring van [B] c.s., als op grond van artikel 28 Auteurswet en/of de artikelen 14 en 102 GMVo jo. 2.22 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) heeft [A] c.s. recht op (afgifte ter) vernietiging van de Techno buggy’s. Dat geldt niet alleen voor de Techno buggy’s die [B] thans in voorraad heeft, maar ook voor de hieronder te bespreken te retourneren buggy’s. De vordering tot vernietiging zal dan ook worden toegewezen, zoals in het dictum bepaald.

4.7. Ten aanzien van de gevorderde rectificatie geldt het volgende. [B] heeft in een reclamefolder een rectificatie geplaatst en Babysupershop heeft dat op haar websites gedaan. Daarin is vermeld dat de Techno een “exacte namaakkopie is van de originele [A] Limbo buggy’s” die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van [A]. Ook hebben zij aangeboden de aankoopprijs te vergoeden indien een koper een Techno buggy retourneert. Die rectificaties volstaan volgens [A] c.s. echter niet, omdat daarin niet is vermeld dat er veiligheidsrisico’s kleven aan de Techno. Voorts stelt zij belang te hebben bij een rectificatie in landelijk verspreide maandbladen voor jonge ouders omdat een recall van de over de toonbank verkochte Techno niet mogelijk is. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt.

4.8. [B] c.s. bestrijdt niet dat de Techno scharnieren heeft die op dezelfde wijze functioneren als de scharnieren van de Maclaren buggy’s waar [A] c.s. op doelt. [B] c.s. bestrijdt wel dat er veiligheidsrisico’s kleven aan de in de Techno gebruikte scharnieren. Zij betoogt daartoe dat de Techno is geleverd voorzien van een testrapport waaruit blijkt dat het aan de in Europa geldende wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Het Chinese testrapport waarop [B] zich beroept, stamt echter uit maart 2008 (dus voordat de problemen met de scharnieren van de Maclaren buggy algemeen bekend waren geworden) en daaruit blijkt niet aan welke normen de Techno is getoetst. Ter zitting heeft [B] c.s. nog benadrukt dat de Techno buggy ook aan de huidige Europese veiligheidsnormen voldoet, omdat die de betreffende scharnieren niet verbieden.

4.9.  Uit de door [A] c.s. overgelegde producties is voorshands aannemelijk geworden dat er veiligheidsrisico’s aan de betreffende scharnierpunten kleven. Zelfs als de bewuste scharnieren in Europa wettelijk zijn toegestaan, neemt dat naar voorlopig oordeel nog niet weg dat [A] c.s. er belang bij heeft dat de veiligheidsrisico’s van de Techno’s zoveel mogelijk worden beperkt. Immers, de Techno’s zijn voorzien van de [A] merken, zodat een veiligheidsincident met een Techno de reputatie van de [A] merken kan aantasten. Onder deze omstandigheden heeft [A] een spoedeisend belang bij haar vordering om een advertentie te plaatsen in twee maandbladen voor jonge ouders met landelijke spreiding, zoals gevorderd, met de in het dictum bepaalde tekst en het aanbod de buggy’s te retourneren tegen vergoeding van de aanschafprijs. Nu BabySupershop en [B] in hun eerdere rectificaties al het aanbod hebben gedaan de Techno terug te nemen tegen vergoeding van de aankoopprijs, ziet de voorzieningenrechter geen grond voor een bevel om nogmaals in een folder of op de websites een aanvullende rectificatie te plaatsen.

4.10. Met de hiervoor besproken rectificatie wordt in wezen deels voldaan aan de vordering tot het gelasten van een recall. Ter zitting heeft [A] c.s. erkend dat een volledige recall van de Techno buggy’s ondoenlijk is voor [B] en Babysupershop, omdat een groot deel van de Techno buggy’s over de toonbank is verkocht zodat de kopers niet bekend zijn. Gelet daarop en op de toewijzing van de rectificatie, is er naast de rectificatie onvoldoende grond voor toewijzing van een afzonderlijke recall.
Ten aanzien van de overige gedaagden

4.11. Uit de stellingen van [A] c.s. volgt niet dat één van de andere gedaagden de Techno heeft aangeboden, verhandeld of anderszins met de Techno inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [A] of de merkrechten van Tonqa en Simki. Ten aanzien van deze gedaagden stelt [A] c.s. slechts dat zij aandeelhouder of bestuurder van [B] of Babysupershop zijn, danwel dat domeinnamen van websites die door Babysupershop worden geëxploiteerd op hun naam staan. Noch het één, noch het ander is voldoende om aan te nemen dat die gedaagden daarmee zelf ook inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van [A] c.s. hebben gemaakt. Ook is de hoedanigheid van aandeelhouder of bestuurder niet voldoende om onrechtmatig jegens [A] c.s. te handelen. Dat in dit geval een voldoende ernstig persoonlijk verwijt aan de bestuurder(s) kan worden gemaakt of er op de aandeelhouder een bijzondere zorgplicht rustte, is niet gemotiveerd door [A] c.s. Tot slot is de hoedanigheid van domeinnaamhouder onvoldoende om aan te nemen dat deze gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld, nu [B] c.s. onweersproken heeft gesteld dat Babysupershop de onder de betreffende domeinnamen gedreven webshops exploiteert. Er is derhalve geen grondslag voor toewijzing van de vorderingen jegens [C] BV, [B], [E], [B] BV, Genioweb, [G] en [H].

B. De reclames van [B] c.s.

De gestelde misleidende reclames

4.12. Blijkens de in 2.12.1 weergegeven printscreen van een webshop van Babysupershop heeft zij een afbeelding van een buggy van [A] c.s. op haar websites geplaatst van het type ‘[A] Simba Twin’ in de kleur ‘Sand’. Naast de afbeelding staat het woord-/beeldmerk van [A] c.s. afgebeeld en daaronder de navolgende tekst:
“ [A] buggy Simba Twin Sand.
Beschikbaarheid: niet op voorraad. € 200,00 (doorgestreept) Nu € 99,99”

4.13. Uit de in 2.12.2 weergegeven printscreen blijkt dat de betreffende advertentie met de afbeelding, beschrijving en aanbiedingsprijs is doorgeplaatst naar de vergelijkingswebsite www.beslist.nl. Daar is echter niet zichtbaar dat de betreffende buggy niet op voorraad is. De bezoeker krijgt die informatie pas na het doorklikken naar de webshop van Babysupershop.

4.14. [A] c.s. heeft onbetwist gesteld dat [B] c.s. dit type buggy van [A], dat onderdeel uitmaakt van de nieuwste collectie, nimmer in haar assortiment heeft gehad, zodat zij deze evenmin in voorraad kan hebben gehad. Met de aanbieding van dit type buggy, voorzien van een afbeelding ervan en de tekst “beschikbaarheid: niet in voorraad”, wordt voorshands oordelend evenwel de suggestie gewekt dat [B] c.s. deze buggy wel in voorraad heeft gehad, dan wel dat deze buggy gekocht kan worden en geleverd kan worden zodra zij weer op voorraad is. Dit geldt temeer voor de advertentie op www.beslist.nl. Met [A] c.s. is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat deze uitingen om die reden misleidend zijn en derhalve in strijd zijn met artikel 6:194 sub c BW. Het argument van [B] c.s., dat zij wel een ouder model van de Simba Twin buggy in haar assortiment heeft gevoerd, doet aan het voorgaande niet af.

4.15. Uit de in 2.12.3 weergegeven printscreen van zoekresultaten van Google waarbij de zoekterm “[A] prijzen” is ingevoerd, volgt dat bovenaan de gesponsorde advertenties een advertentie staat van www.buggyshop.eu met de tekst:
“[A] Buggy nu 59,99
Alle [A] buggy’s uit voorraad leverbaar met laagste prijsgarantie”

4.16. Met deze advertentie wordt naar voorlopig oordeel de suggestie gewekt dat buggyshop.eu het gehele assortiment aan [A] buggy’s aanbiedt, dat deze alle in voorraad en direct leverbaar zijn met bovendien een laagste prijsgarantie. Nu [B] c.s. heeft erkend dat zij thans geen enkele buggy van [A] in voorraad heeft, is deze advertentie voorshands oordelend misleidend op grond van artikel 6:194 sub c BW. Het element van de laagste prijsgarantie is op grond van artikel 6:194 sub d eveneens misleidend omdat het in samenhang met het voorgaande geen betrekking kan hebben op enig product van [A].

4.17. Volgens [A] c.s. suggereert deze advertentie ook dat de adverteerder een erkende wederverkoper van [A] is, vanwege de vermelding dat het gehele assortiment uit voorraad leverbaar is. Dat het relevante publiek bij die informatie veronderstelt dat er sprake is van een door [A] c.s. erkende wederverkoper, heeft [A] c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt. Zij heeft niet onderbouwd dat het relevante publiek bekend is met het feit dat [A] werkt met erkende of geselecteerde wederverkopers. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat het publiek verwacht dat een verkoper die het hele assortiment voert, een door [A] erkende wederverkoper moet zijn. Daarom zijn er onvoldoende aanwijzingen dat het publiek bij het lezen van de bewuste advertentie van Babysupershop ten onrechte zal denken dat de adverteerder tot het dealernetwerk van [A] behoort.

4.18. [A] c.s. heeft zich ook op het standpunt gesteld dat het gebruik van een zogeheten “van-voor-prijsindicatie”, waarbij eerst een hogere prijs wordt genoemd, welke wordt doorgestreept en daarna een lagere prijs, misleidend is. Zij betoogt daartoe dat [B] c.s. daarmee doelbewust een onjuiste winkeladviesprijs vermeldt. Dit argument kan niet slagen. [A] c.s. heeft ter onderbouwing van deze stelling slechts betoogd dat het algemeen bekend is dat de prijs die achter “van:” staat altijd de winkeladviesprijs is. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat [A] c.s. onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat dit zo is. Uit de overgelegde advertenties blijkt ook niet dat met die prijs de winkeladviesprijs is bedoeld. [B] c.s. bestrijdt ook dat dat het geval is. Volgens haar gaat het om de prijs waarvoor zij het product aanvankelijk aanbood. Daarmee is voorshands niet aannemelijk geworden dat het publiek door deze aanduiding wordt misleid.

4.19. Een en ander leidt tot de conclusie dat de in 4.12 en 4.15 beschreven wijze van adverteren misleidend is. Vast staat dat deze wijze van adverteren is toegepast door Babysupershop, zodat een verbodsvordering jegens haar toewijsbaar is. Niet gebleken is dat ook de andere gedaagden (inclusief [B]) op deze wijze reclame hebben gemaakt. De vorderingen zijn jegens deze gedaagden dus niet toewijsbaar. Hetgeen in 4.11 is overwogen met betrekking tot het gestelde onrechtmatig handelen door de bestuurders en aandeelhouders van Babysupershop en de domeinnaamhouders van de betreffende websites, is van overeenkomstige toepassing. Van een onrechtmatige daad van die gedaagden is geen sprake.

4.20. De [A] buggy’s die voorkomen in de misleidende reclames worden op de markt gebracht door [A]. Daardoor zijn deze misleidende reclames onrechtmatig jegens [A]. [A] c.s. hebben niet gesteld dat en waarom deze reclames tevens onrechtmatig zijn jegens Tonqa en Simki. Dit is ook niet voorshands aannemelijk, omdat deze vennootschappen slechts houdstermaatschappijen zijn. Jegens hen is het gevorderde verbod om misleidende reclame te maken derhalve niet toewijsbaar.

Merkgebruik in reclame

4.21. [A] c.s. stelt zich voorts op het standpunt dat het gebruik van de [A] merken door [B] en Babysupershop voor waren afkomstig van [A] in strijd is met haar merkrechten. Daartoe voert zij aan dat [B] en Babysupershop de [A] merken zo gebruiken dat de onjuiste indruk ontstaat dat zij behoren tot het dealernetwerk van [A] c.s. Hiervoor is in 4.17 al overwogen dat die indruk niet wordt gewekt door de (op zich wel misleidende) mededeling dat het gehele assortiment van [A] te koop wordt aangeboden. Ook het gebruik van het woord/beeldmerk [A] of het [A] logo (zo dat al merkgebruik zou zijn) bij de [A] producten suggereren naar voorlopig oordeel niet dat [B] en Babysupershop onderdeel uitmaken van het dealernetwerk van [A]. Dat dergelijk gebruik ongebruikelijk is in de branche of voor het publiek betekent dat het om een erkende wederverkoper gaat, is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Van deloyaal gebruik van de [A] merken bij het gebruik daarvan voor [A] producten is derhalve geen sprake. Dat gebruik vormt derhalve geen merkinbreuk.

4.22. Ten slotte heeft [A] c.s. aangevoerd dat het keyword gebruik van het woordmerk [A] in het algemeen, derhalve naar de voorzieningenrechter begrijpt ook waar het reclame-uitingen van [B] c.s. betreft die op zich niet misleidend zijn, merkinbreuk oplevert, omdat daarmee de merkfuncties van het merk worden aangetast. Volgens [A] c.s. gebruikt [B] c.s. het woordmerk als keyword om klanten naar haar webshops te lokken en daarmee de door haar aangeboden producten te verkopen. Hiermee trekt [B] c.s. volgens [A] c.s. enerzijds ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het woordmerk, anderzijds brengt zij schade toen aan die reputatie, nu er een economische band wordt gesuggereerd met [A] waarbij gebruik wordt gemaakt van stuntprijzen.

4.23. Uit de door [A] c.s. overgelegde producties komt naar voren dat alle advertenties die worden getoond bij het intoetsen van het keyword ‘[A]’, advertenties van websites van Babysupershop zijn. Uit niets blijkt dat ook de andere gedaagden adverteren met gebruikmaking van keywords. De rechtbank zal derhalve onderzoeken of Babysupershop inbreuk maakt op het woordmerk [A] door deze wijze van adverteren.

4.24. In het Google-arrest (en vervolgens onder andere in het Interflora-arrest is bepaald dat er sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo als een adverteerder een merk van een derde alskeyword gebruikt op een wijze waarbij de herkomstaanduidingsfunctie of de investeringsfunctie van het merk wordt aangetast. Van aantasting in de herkomstaanduidingsfunctie is sprake als het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk is te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder, een daaraan economisch verbonden onderneming of van een derde. De investeringsfunctie wordt afgebroken als het keyword adverteren het gebruik van het merk door de merkhouder ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk verstoort. Uit deze jurisprudentie volgt ook dat van aantasting in de reclamefunctie van een merk bij gebruik als keyword geen sprake is. Adverteren met gebruikmaking van keywords strekt er in de regel louter toe internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of diensten van de merkhouder en belet de merkhouder niet zijn merk ook zelf doeltreffend te gebruiken om de consument te informeren en te overtuigen. Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan het merk gelijk teken de merkhouder ertoe verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van het merk bij de consument te behouden of verhogen maakt dit niet anders.

4.25. De wijze waarop Babysupershop gebruik maakt van keyword advertising tast de herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk [A] niet aan. De gemiddelde internetgebruiker die na het intoetsen van het woordmerk [A] in een zoekmachine, een advertentie van Babysupershop bij de advertenties aantreft en daarop klikt, komt op een website waarop duidelijk is vermeld van welke producenten de daarop aangeboden producten afkomstig zijn. Alleen bij de producten die daadwerkelijk van [A] afkomstig zijn is dat vermeld, bij andere producten zijn andere merknamen vermeld. Daarmee weet de internetconsument onmiddellijk dat het hier niet gaat om de website van [A] of een onderneming waarmee zij een economische band heeft. Dat geldt ook als er geen [A] producten op die websites te koop worden aangeboden. Alle andere producten vermelden immers andere merken. De herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk [A] is daarom niet in het geding.

4.26. Ter onderbouwing van de aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk heeft [A] c.s. ter zitting desgevraagd enkel verwezen naar de als productie 30 overgelegde printscreen van 9 mei 2014, welke hiervoor onder 2.12.4 is weergegeven. Uit deze printscreen lijkt naar voorlopig oordeel te kunnen worden afgeleid dat de hier bedoelde advertentie, gelet op de datum van de advertentie en gelet op de genoemde prijs van € 59,99, slechts ziet op de Techno. Hetzelfde lijkt te gelden voor de onder 2.12.3 afgebeelde printscreen. Bij het gebruik van de [A] merken als keyword waarbij die advertenties zijn verschenen, was er wel sprake van aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie. In die advertenties werd ten aanzien van de Techno buggy immers ten onrechte vermeld dat het om een [A] buggy ging. Dat specifieke voorbeeld kan echter niet tot de conclusie leiden dat de keyword advertising door Babysupershop in het algemeen, ook zonder de combinatie met het aanbieden van een inbreukmakende buggy, de herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk [A] aantast.

4.27. Van een aantasting van de investeringsfunctie is slechts sprake als het gebruik door [A] c.s. van het woordmerk ter verwerving of behoud van een reputatie, aanzienlijk wordt verstoord door het keywordadverteren van Babysupershop. Dat daarvan sprake zou zijn, is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt door [A] c.s. [A] c.s. hebben daarover concreet gesteld dat de verkoop van haar buggy’s in de afgelopen maanden sterk is teruggelopen en dat haar handelsrelatie met Prénatal is verstoord. Dat die gestelde gebeurtenissen het gevolg zijn van het keyword adverteren door Babysupershop, is echter geenszins aannemelijk gemaakt door [A] c.s. Het gebruik van keywords met het woordmerk [A] door Babysupershop is in zijn algemeenheid derhalve geen inbreuk op de merkrechten van [A] c.s. op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

4.28. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat er evenmin sprake is van inbreuk op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Het voorlopig oordeel dat de herkomstaanduidingsfunctie niet wordt aangetast, betekent immers ook dat er naar voorlopig oordeel geen verwarringsgevaar te duchten is. Ook van inbreuk op grond van artikel 9 lid 1 sub c GMVo kan geen sprake zijn. [A] c.s. heeft niet, althans onvoldoende, gemotiveerd dat de [A] merken bekende merken zijn in de zin van dat artikel. Tot slot heeft [A] c.s. zich nog beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Van een inbreuk op dat artikel kan geen sprake zijn omdat [A] c.s. zich beroept op Gemeenschapsmerken, geen Beneluxmerken.

4.29. Een en ander leidt tot de conclusie dat het gebruik van het woordmerk [A] als keyword, anders dan in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, geen merkinbreuk vormt. Nu [B] c.s. al hebben verklaard de Techno buggy niet meer aan te zullen bieden, heeft [A] c.s. geen spoedeisend belang meer bij een verbod op gebruik van het woordmerk [A] als keyword in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, zodat de vordering tot het staken van merkinbreuk door keyword advertising in zijn geheel zal worden afgewezen.

C. Schadevergoeding

4.30. Het gevorderde voorschot op de schadevergoeding zal worden afgewezen, omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat in een bodemprocedure een bedrag van € 75.000,-, dan wel enig ander bedrag aan schadevergoeding zal worden toegewezen. In dit kort geding heeft [A] c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij schade heeft geleden ten gevolge van de merk- en auteursrechtinbreuk en/of het onrechtmatig handelen van [B] en Babysupershop, die het bedrag van de door [B] c.s. aangeboden winstafdracht overstijgt. Reeds om die reden is er geen grond voor toewijzing van een voorschot op schadevergoeding.

D. Slotsom

4.31. Met betrekking tot de Techno buggy zullen de in 4.6 en 4.9 beschreven vernietiging en rectificatie worden toegewezen jegens [B] en Babysupershop. Daarnaast zal jegens Babysupershop een verbod op het maken van de in 4.12 en 4.15 beschreven misleidende reclames worden toegewezen.

4.32. Teneinde [B] en Babysupershop in staat te stellen de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor het naleven van de bevelen en ter vermijding van executiegeschillen zullen de termijnen voor de naleving van de bevelen worden verlengd.

4.33. De aan de bevelen te verbinden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd.
Proceskosten

4.34. Nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de proceskosten te compenseren in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Babysupershop binnen 2 (twee) werkdagen na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens [A], bestaande uit het doen van misleidende mededelingen in internetadvertenties op de wijze als beschreven in 4.12 en 4.15, te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt [B] en Babysupershop tot het geven van opdracht tot het plaatsen van een rectificatie in de eerst mogelijke editie van het maandblad Ouders Van Nu en het maandblad Wij Jonge Ouders binnen 30 (dertig) dagen na betekening van dit vonnis, met daarin de navolgende tekst in een duidelijk leesbaar lettertype:
“Belangrijke mededeling
Wij hebben in onze winkel in Tilburg en op de websites [B superstore].nl, kadocus.nl, babysupershop.eu, buggy-shop.nl, kinderwagens-shop.nl, babykinder-shop.nl en buggyshop.eu, een buggy verkocht onder het merk [A], model Limbo Techno Grey. Deze buggy is niet van [A] afkomstig maar een namaakkopie. De daarin gebruikte scharnieren voldoen niet aan de veiligheidseisen die [A] aan haar producten stelt. Wij bieden u aan om in het geval u een exemplaar van deze buggy heeft gekocht, deze te retourneren. Wij zullen daarbij het aankoopbedrag en alle verzendkosten aan u vergoeden.

[B] BabySuperstore en Babysupershop”

5.3. beveelt [B] en Babysupershop binnen 90 (negentig) dagen na betekening van dit vonnis de bij hen bestaande voorraad Techno’s alsmede de naar aanleiding van de in 5.2 bevolen publicatie geretourneerde exemplaren, ter keuze van [A] hetzij op eigen kosten en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van [A] te doen vernietigen, hetzij deze aan [A] c.s. af te geven ter vernietiging op een door [A] c.s. nader te bepalen plaats en tijdstip;

5.4. veroordeelt [B] en Babysupershop om aan [A] c.s. een dwangsom te betalen van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de betreffende gedaagde in gebreke blijft om tijdig en volledig te voldoen aan (één of meerdere van) de in 5.1 tot en met 5.3 bedoelde bevelen, tot een maximum van € 100.000,- voor iedere gedaagde is bereikt;

5.5. compenseert de proceskosten;

5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als
bedoeld in artikel 1019i Rv, voor zover het de in 5.2 en 5.3 gegeven voorzieningen betreft, op 6 (zes) maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2014 in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.O. Büller.

NOOT

Ten onrechte behandelt de Voorzieningenrechter de vraag of sprake is van misleiding van een aanbod gericht op consumenten in het kader van artikel 6:194 BW (B2B misleiding). De uiting richt zich niet op bedrijven, maar op consumenten. Dus gelden artikelen 6:193a-j BW. Dat een bedrijf (en niet: een consument) opkomt tegen de misleiding doet hier niet aan af.

Ebba Hoogenraad