Annotatie BIE, maart 2015 - Hauck/Stokke: vormmerk Tripp Trapp

Tripp-Trapp-stoel-300x223.jpg

Publicatie noot

Noot
 
Het vormmerk: aard en wezenlijke waarde van de waar na Hauck/Stokke
 
I.  Inleiding

1.            Vormen kunnen onderscheidend vermogen hebben en dus ook als merk fungeren. Vormen die van huis uit niet onderscheidend zijn, kunnen als merk inburgeren. Maar het algemeen belang brengt mee dat sommige vormen niet voor merkbescherming in aanmerking komen en ook niet kunnen inburgeren. Het is niet wenselijk dat een merkhouder door zijn vormmerk een monopolie krijgt op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar. Ook mag het vormmerk niet dienen om rechten die eindig zijn (auteursrecht, octrooirecht, modelrecht) de facto eeuwig te laten voortduren. Tegen dit licht heeft het Hof van Justitie zich telkenmale kritisch opgesteld tegenover het vormmerk. De kapstok wordt gevormd door de uitsluitingen genoemd in artikel 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn (geïmplementeerd in artikel 2.1 lid 2 BVIE): als merk kunnen niet worden ingeschreven tekens die uitsluitend bestaan uit (i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, (ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of (iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

2.            Deze zaak gaat over de uitsluitingen ‘aard van de waar’ en ‘wezenlijke waarde van de waar’. De Hoge Raad had in de zaak Trianon/Revillon (1) over de laatste uitsluitingsgrond ook al vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie. Die zaak werd echter geschikt voordat het hof uitspraak had kunnen doen. Het hof kreeg in Hauck/Stokke een nieuwe kans.

3.            Over de techniekuitsluiting heeft het hof in Philips/Remington (2) en Lego (3) al het nodige gezegd. Voor een goed begrip van de overige uitsluitingen grijpt het hof daarop terug. Een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie kan geen vormmerk zijn. Maar wanneer er een niet-functioneel element aan het teken wordt toegevoegd, zoals een sier- of een fantasie-element, is er geen reden het merk vanwege de techniekuitsluiting te weigeren (Lego, rov. 72).

4.            Een voorbeeld: de vorm van de Philips scheerkop is louter functioneel en kan daarom geen geldig vormmerk zijn. Maar als Philips een onderscheidende snor aan de scheerkop plakt, bevat de vorm een belangrijk niet-functioneel element. Daardoor kan het merk wel een geldig merk zijn. Ook vanuit oogpunt van concurrentie is daar niets tegen, zolang Philips met dit merk (zie pdf versie voor afbeelding) maar niet kan verbieden dat Remington dezelfde scheerkop zonder snor gebruikt.
                       
Als merk en teken volgens de gewone regels (dus globaal) worden vergeleken, dan is ten minste sprake van enige mate (en eigenlijk: een zeer hoge mate) van overeenstemming: de scheerkop is nu eenmaal nogal onderscheidend. Maar deze vergelijking mag niet leiden tot de kwalificatie als merkinbreuk: concurrenten moeten zich werkelijk ongestoord weten als zij de scheerkop zonder snor gebruiken.

5.            Juist aan een dergelijke situatie heeft het hof in rov 72 van Lego aandacht besteed: “(…) In dit geval hebben de concurrerende ondernemingen gemakkelijk toegang tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter, zodat er geen gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de beschikbaarheid van de technische oplossing. Die oplossing kan in deze hypothese probleemloos door de concurrenten van de merkhouder worden gebruikt in vormen van de waar die niet hetzelfde niet-functionele element hebben als de vorm van de waar van die merkhouder en die dus niet identiek zijn aan of overeenstemmen met laatstgenoemde vorm.” Deze overweging toegepast op de scheerkop-met-snor: de scheerkop kan door Remington worden gebruikt in vormen die niet dezelfde snor hebben als de scheerkop-met-snor en die dus niet overeenstemmen met laatstgenoemde vorm.

6.            Het Hof van Justitie gaf aldus in Lego de oplossing door eenvoudigweg vast te stellen dat er bij toevoeging van een sier- of fantasie-element geen overeenstemming is. Die zienswijze is in het algemeen alleen juist wanneer in de vergelijking tussen vormmerk en teken de technische oplossing helemaal niet wordt meegewogen (althans niet ten voordele van de merkhouder). Want alleen dan kan overeenstemming op een zeer onderscheidend, technisch onderdeel worden geëcarteerd. Het hof bevestigde met deze overweging de eerder door Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper bepleite zienswijze dat de beschermingsomvang zich in de praktijk niet uitstrekt tot die elementen van de vorm die wel uitsluitend zijn toe te schrijven aan de technische uitkomst. (4) 
 
II.  Aard van de waar

7.            In Hauck/Stokke herhaalt het hof deze zienswijze voor de uitsluiting m.b.t. de aard van de waar (kortweg: aard-uitsluiting): deze uitsluiting kan geen toepassing vinden bij een vorm waarin een ander element, zoals een sier‑ of fantasie-element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, een belangrijke of wezenlijke rol speelt (rov. 22). De hiervoor uit Lego aangehaalde toelichting dat concurrenten het betreffende (hier aardgebonden) element probleemloos kunnen gebruiken omdat overeenstemming dan ontbreekt, is niet uitdrukkelijk herhaald. Ik lees dit uitgangspunt wel in de verwijzing naar de passage in Lego. Ook hier geldt dat een concurrent die afwijkt op het sier- of fantasie-element en overigens dezelfde aardgebonden vorm gebruikt, een niet-overeenstemmend teken gebruikt en dus geen inbreuk maakt op het vormmerk.

8.            De Nederlandse vertaling van rov. 22 is overigens net een nuance anders dan de Franse werktaalversie en de Engelse en Duitse vertaling. Dit zou tot een interpretatieverschil kunnen leiden. De Nederlandse versie noemt ‘een sier‑ of fantasie-element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar’ (zonder komma, dus een beperkende bijzin: alleen een element dat inherent is). In het Frans is de zin daarentegen met komma geformuleerd, dus als uitbreidende bijzin (een element waarvan iedereen weet dat het niet inherent is): ‘qu’un élément ornemental ou fantaisiste, qui n’est pas inhérent à la fonction générique du produit’ evenals in het Engels: ‘a decorative or imaginative element, which is not inherent to the generic function of the goods’ en het Duits: ‘ein dekoratives oder phantasievolles Element, das der gattungstypischen Funktion dieser Ware nicht innewohnt’. Kennelijk veronderstelt het hof dat een sier- of fantasie-element per definitie niet functie-inherent is.

9.            De aard-uitsluiting moet ruim worden gezien: het gaat niet alleen om ‘natuurlijke waren’ of ‘gereguleerde waren’ (rov. 23). Het hof verwijst hier impliciet naar de voorbeelden die A-G Szpunar had aangedragen: de natuurlijke vorm die nu eenmaal eigen is aan een banaan, resp. de vorm van een rugbybal die geheel uit regelgeving voortvloeit. (5) De uitsluiting heeft niet alleen betrekking op vormen die voor de functie van de betrokken waar onontbeerlijk zijn, zoals in deze voorbeelden. Ook vormen waarin de producent een wezenlijke eigen bijdrage heeft geleverd, kunnen volgens het hof nog steeds uitsluitend uit de aard voortvloeien en dus onder de uitsluiting vallen. Onduidelijk is hoe de bijdrage van de producent ‘wezenlijk’ kan zijn, als deze bijdrage toch niet belangrijk genoeg is voor het oordeel dat de vorm als geheel door méér dan uitsluitend de aard wordt bepaald. Zoals opgemerkt, trekt toevoeging van een sier- of fantasie-element het merk juist wel over de streep. Hier blijft veel ruimte voor invulling aan de hand van concrete omstandigheden.

10.          Een bijkomende onduidelijkheid volgt uit het dictum. Volgens rov. 25 zijn vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar uitgesloten. In het dictum is dit zonder toelichting algemener geformuleerd: daar gaat het om de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar (hierna kortweg: functie-inherent kenmerk). Het element ‘waarbij een of meer kenmerken  aanwezig zijn’ kan taalkundig slaan op een deel van de vorm, die dan verder nog bestaat uit andere elementen. Maar gelezen in samenhang met de overwegingen, ligt niet voor de hand dat het hof hiermee bedoelt dat een vorm die uit (aanzienlijk) méér bestaat dan zo´n functie-inherent kenmerk toch onder de uitsluiting zou vallen. Dat zou ook haaks staan op de overweging dat toevoeging van een ander element, zoals een niet-aardgerelateerd sier- of fantasie-element, het concurrentieprobleem oplost (want: geen overeenstemming). En waarom wordt een vorm die deels beantwoordt aan een technische functie en deels uit een onderscheidend, niet-functioneel element bestaat wel beschermd, terwijl een vorm buiten de boot zou vallen als deze deels een functie-inherent kenmerk heeft en deels een onderscheidend, niet aard- of functiegerelateerd bestanddeel bevat?

11.          Volgens het dictum kan de weigeringsgrond van toepassing zijn op een vorm waarbij (waarin?)  genoemde functie-inherente gebruikskenmerk(en) aanwezig zijn en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. In Philips/Remington werd dit uitgangspunt nog als toelichting op de ratio van de uitsluitingsgronden genoemd (op zo’n eigenschap moet nu eenmaal kunnen worden geconcurreerd). (6) In het (Nederlandse) dictum van Hauck/Stokke lijkt dit uitgangspunt door gebruik van ‘en’ ineens als cumulatieve voorwaarde te worden geformuleerd. Taalkundig beschouwd laat het dictum ruimte voor de stelling dat een vorm weliswaar een wezenlijk functie-inherent gebruikskenmerk heeft (en dus voldoet aan het eerste deel van het dictum), maar dat dit kenmerk niet relevant is voor de consument. Die zal daar dan ook niet naar zoeken in een concurrerend product. Zo’n gecombineerde vorm zou dan wel voor registratie in aanmerking komen. Nog daargelaten dat deze situatie zich feitelijk moeilijk laat indenken, ligt meer voor de hand dat het uitgangspunt na ‘en’ geen eigen betekenis heeft en dat dit louter als toelichting moet worden gelezen. Duidelijker was  geweest als het hof dit uitgangspunt niet in het dictum had herhaald, maar had volstaan met rov. 18 waarin dit uitgangspunt uit Philips/Remington wordt aangehaald. In de Franse werktaalversie hanteert het hof geen formulering met ‘en’. Daar gaat het om “une ou plusieurs caractéristiques d’utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents.” Geen extra vereiste dus, slechts een verklaring.
 
III.  Wezenlijke waarde

12.          De wezenlijke waarde-uitsluiting is belangrijker geworden. Aanvankelijk werd vooral beoogd om vormen die door auteursrecht zijn beschermd uit te sluiten van merkbescherming: een mooie vaas is vooral mooi en wordt ook om die reden gekocht. Na verval van het auteursrecht moet iedereen die vaas kunnen maken en verhandelen. Deze concurrentie moet niet via het merkenrecht worden belemmerd.

13.          Een waar kan meer dan één wezenlijke waarde hebben. Ook andere kenmerken van de waar kunnen aan die waar een aanzienlijke waarde geven. Het hof wijst in het geval van een kinderstoel op kenmerken die de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid betreffen. Het begrip ‘vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ is niet beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben (en dus helemaal geen andere functie). Anders verwoord: de uitsluiting kan ook van toepassing zijn op waren die naast een belangrijk esthetisch element wezenlijke functionele kenmerken hebben (rov. 32). Het hof verwerpt daarmee de enge opvatting omtrent de wezenlijke waarde-uitsluiting, zoals o.a. door het Duitse Bundesgerichtshof werd aangehangen. (7) Hiermee is de vraag uit Trianon/Revillon opgeklaard: voor een chocoladebonbon in de vorm van een druivenrank zal gelden dat deze niet alleen wordt gekocht vanwege de kwaliteit of smaak van de chocolade, maar (wellicht) ook omdat de sierlijke bonbons een after dinner-tafel extra cachet kunnen geven. In zo´n geval kan het esthetisch element een wezenlijke waarde aan de waar geven, terwijl de waar daarnaast ook een ander wezenlijk kenmerk kan hebben.

14.          In het dictum formuleert het hof iets algemener dat de uitsluiting van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. Deze formulering is taalkundig onduidelijk: gaat het om een vorm met verschillende kenmerken of om een waar met verschillende kenmerken? In de overwegingen refereert het hof aan kenmerken van de waar, niet van de vorm (zie bijvoorbeeld elk van de rov. 30, 31 en 32). Maar waarom is dan toch die meer algemene formulering in het dictum gehanteerd? Ik lees in die algemene formulering in ieder geval een verruiming t.o.v. rov. 32, die slechts ziet op de situatie dat de waar meerdere wezenlijke kenmerken heeft naast esthetische kenmerken (strekking: in dat geval kan de uitsluiting van toepassing zijn). Dat zegt dus niet iets over de situatie waarin de vorm niet een wezenlijke esthetische waarde heeft, maar een andere wezenlijke waarde. Uit de algemene formulering in het dictum volgt dat de uitsluiting ook van toepassing kan zijn als de vorm een andere wezenlijke waarde aan de waar geeft dan een esthetische. De door het hof genoemde wezenlijke kenmerken als veiligheid, comfort en deugdelijkheid kunnen samenhangen met het materiaal of de ingrediënten van de waar; dan hebben die kenmerken met de vorm niets te maken. Maar het is ook mogelijk dat zo’n wezenlijk kenmerk juist wel volgt uit de vorm. Denkbaar is dat het comfort van een kinderstoel uit het ergonomisch ontwerp van de vorm volgt. Dan kan die vorm ook een wezenlijke waarde aan de waar geven: dit kenmerk van de waar valt dan samen met een kenmerk van de vorm. In dit licht meen ik dat uit Hauck/Stokke niet volgt dat het begrip ‘wezenlijke waarde’ zou zijn beperkt tot bepaalde waarden, of zelfs tot één bepaalde (esthetische) waarde. Het kan zijn dat het hof dat zo vindt, maar het staat er niet.

15.          Een vorm waarin een wezenlijk kenmerk voorkomt dat niet mede bepalend is voor de wezenlijke waarde aan de waar, kan wel als merk worden ingeschreven. De redenering over het toevoegen van een sier- of fantasie-element ontbreekt weliswaar bij de wezenlijke waarde-uitsluiting, (8) maar de ratio ervan kan er wel op worden toegepast: de scheerkop of een designvaas kan bijvoorbeeld als vormmerk worden ingeschreven als er een onderscheidend logo aan de vorm is toegevoegd. Aan dat logo kan het merk dan het onderscheidend vermogen ontlenen. Concurrenten kunnen (indien andere IE-rechten en oneerlijke mededinging dit niet zouden belemmeren) ongestoord dezelfde scheerkop of designvaas verhandelen zo lang het concurrerende product maar niet is voorzien van dit logo of een daarmee overeenstemmend teken. In de redenering van het hof omtrent het sier- of fantasie-element is dan immers geen sprake van een identieke of overeenstemmende vorm en dus niet van een merkinbreuk.

16.          Bij het bepalen van de wezenlijke kenmerken van het teken is de vermoedelijke perceptie van het teken door de gemiddelde consument nuttig, maar niet doorslaggevend. Ook met andere beoordelingselementen kan rekening worden gehouden. Het hof herhaalt de vijf voorbeelden van beoordelingselementen die door de A-G zijn aangedragen, (9) zonder te motiveren waarom, wanneer en in welke mate deze elementen kunnen meewegen:
•             De aard van de warencategorie. Dit criterium ligt voor de hand: een bijzonder vormgegeven verbindingsring voor koperen buizen en een gouden trouwring met dezelfde vorm kunnen niet over één kam worden geschoren. Elke warencategorie kan andere wensen of eisen met zich brengen, die ook voor de wezenlijke waarde bepalend kunnen zijn. Bij een sieraad zal de esthetische waarde zwaarder wegen dan bij een buisverbindingsring.
•             De artistieke waarde van de betrokken vorm. De artistieke waarde wordt afzonderlijk van de (ook in het arrest uitdrukkelijk genoemde) esthetische kenmerken van de waar genoemd en moet daarvan kennelijk ook worden onderscheiden. (10)  Ik denk daarom dat het bij de artistieke waarde gaat om een (misschien alleen in theorie) objectieve beoordeling vanuit kunsthistorisch perspectief. Een opinie van een kunsthistoricus zal hier dienend zijn, niet het perspectief van de gemiddelde consument die (naar mijn verwachting) vooral zal afgaan op wat hij mooi of aantrekkelijk vindt. Deze consumentenperceptie lijkt mij juist relevant bij het bepalen van de esthetische waarde.
•             Het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt. De A-G liet dit criterium als verrassing uit de hemel vallen en het hof pikte het stilzwijgend op. Opmerkelijk: dit lijkt sterk op de significante afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is die wordt gehanteerd om te bepalen of een vorm als merk onderscheidend vermogen heeft. (11)  Waarom en in welke mate kan dit verschil meewegen bij de beoordeling van de wezenlijke waarde? Bedoelt het hof dat een zeer onderscheidende vorm eerder onder de uitsluiting valt (zoals ik aanneem), of juist niet? Dit lijkt wel een catch 22: zonder significante afwijking geen onderscheidend vermogen, maar met significante afwijking mogelijk nietigheid vanwege de wezenlijke waarde-uitsluiting.
•             Het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren. Ook dit criterium is opmerkelijk, althans zonder nadere toelichting. Een prijsverschil kan vele oorzaken hebben. Als het product vanwege de vorm heel gewild is, kan het prijsverschil daardoor zijn ingegeven. Maar het verschil kan net zo goed zijn ingegeven door de betrouwbaarheid van de producent/merkhouder van het product. Een totaal onbekend bedrijf kan minder vragen voor een nieuwe ultrahippe mobiele telefoon dan bedrijven als Apple of Google die al hebben bewezen kwaliteit belangrijk te vinden, of waarvan de producten eenvoudigweg cool gevonden worden omdat het merk erop staat. Waar de oorzaak van het prijsverschil met soortgelijke waren niet aantoonbaar samenhangt met de vorm, is er ook geen reden waarom dit prijsverschil in de beoordeling van de wezenlijke waarde-uitsluiting zou worden betrokken. (12)
•             De ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar.  Dit criterium lijkt afkomstig uit een beslissing van het Gerecht over een vormmerk van Bang & Olufsen in 2011: (13)  “De vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, getuigt namelijk van een zeer bijzonder design en verzoekster geeft zelf toe (…) dat dit design een wezenlijk element van haar merkstrategie is en dat het de aantrekkelijkheid van de aan de orde zijnde waar, dat wil zeggen de waarde ervan, verhoogt.” Het komt mij voor dat niet de marketingstrategie richtinggevend is, maar de perceptie van de gemiddelde consument. Het is immers de consument die een vorm wel of niet aantrekkelijk vindt en daarvoor wellicht meer wil betalen dan voor een concurrerend product dat die vorm niet heeft. Het gaat uiteindelijk om die bereidheid onder consumenten om een hogere prijs te betalen vanwege het design waaraan het product een wezenlijke waarde kan ontlenen, niet om de wijze waarop het product in de markt wordt gezet. Hoogstens kan de marketingstrategie ondersteunend zijn in het onderzoek of de consument iets om het design geeft. Niet voldoende is dat aannemelijk is dat de consument in de toekomst wellicht meer zal willen betalen, lees: dat het design (in de toekomst?) een wezenlijke waarde aan de waar kan geven. Die ruimere ‘kan’ norm geldt bijvoorbeeld wel bij de beoordeling of een teken als beschrijvend moet worden aangemerkt, maar niet bij de toets of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

17.          Dit zijn voorbeelden van elementen waarmee rekening kan worden gehouden. Het hoeft dus niet in alle gevallen zo te gebeuren. Evenmin is deze opsomming limitatief.

18.          Het aanhaken bij de marketingstrategie als mogelijk beoordelingselement is de meest venijnige bedreiging voor makers van sierlijke gebruiksvoorwerpen (design). Welke fabrikant zal niet in marketing onderstrepen dat een stoel, een speaker of een kast een mooi, eigentijds (of juist tijdloos) design heeft? Wat mooi is, wordt natuurlijk ook afgebeeld. En als het design afwijkt van de rest van de markt, zal een marketeer juist de aandacht vestigen op de onderscheidende vormgeving. Voor het onderscheidend vermogen als vormmerk kan dat goed zijn, maar dit heeft dus ook een keerzijde: een succesvolle marketingstrategie op basis van beeldmateriaal kan killing zijn voor een als vormmerk geregistreerd designobject. De inburgering van de vorm als merk gaat hand in hand met een wezenlijke waarde ervan.
 
IV.  Geen gecombineerde toepassing, of toch?

19.          De uitsluitingsgronden mogen niet gecombineerd worden toegepast. Als reden geeft het hof – verrassenderwijs – ditmaal een strikt taalkundige lezing van de richtlijntekst: er staat in die tekst ‘technisch’ of ‘aard’ of ‘wezenlijke waarde’ en dus zijn de drie uitsluitingen elk autonoom. Het algemeen belang zou zelfs aan toepassing van een weigeringsgrond in de weg staan wanneer geen van de drie gronden volledig van toepassing is.

20.          Deze redenering is niet redengevend. Het hof had de tekst net zo goed ruimhartig kunnen uitleggen; het zou ook niet de eerste keer zijn dat het hof iets leest wat niet letterlijk in de tekst staat. Het doel van de uitsluitingen wordt bovendien juist bereikt in een gecombineerde toepassing van de uitsluitingen. Een vorm die voor de helft beantwoordt aan een technische functie en voor (precies) de andere helft door de aard van de waar wordt bepaald, kan in de lezing van het hof wel als merk worden ingeschreven. Het gevolg is dat een concurrent dan door dit merkrecht gehinderd kan worden om deze combinatie te gebruiken. Maar het kan goed zijn dat juist deze combinatie op de een of andere wijze handiger of meer gewild is dan een combinatie van het aardgerelateerde deel met een andere (misschien net minder goede) technische oplossing. Zo komen we toch in de discussie die in Philips/Remington is afgesloten: het mag niet uitmaken dat het ook op een andere manier kan. Ik zie niet in waarom het vanuit het oogpunt van concurrentie verschil zou maken of een vorm geheel door een van de uitsluitingsgronden wordt bestreken, of deels door de ene en deels door de andere grond (mits daarmee het geheel is gedekt en hier niet nog een onderscheidend onderdeel buiten valt). Hof Den Haag besliste tegen dit licht in Stokke/Hauck nog dat de uitsluitingsgronden wel cumulatief gelden (deels aard, deels wezenlijke waarde), (14) maar die lezing blijkt nu achterhaald.

21.          Het hof biedt de oplossing misschien langs een andere weg. De wezenlijke waarde-uitsluiting is volgens het dictum van toepassing op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. Een wezenlijke waarde die samenhangt met niet-vormgebonden kenmerken valt in ieder geval buiten het bereik van de uitsluiting. Maar hoe is dit bij een vorm die voor de ene helft functioneel is (wezenlijke waarde: functioneel) en voor de andere helft heel mooi (wezenlijke esthetische waarde)? Als de technische scheerkop wordt gecombineerd met een prachtige designgreep, zou deze vormcombinatie toch wel eens als geheel de wezenlijke waarde van de waar kunnen bepalen. De verworpen cumulatieve toepassing van de verschillende uitsluitingsgronden lijkt zo in feite alsnog mogelijk onder de vlag van de wezenlijke waarde-uitsluiting. Verdedigbaar is dat deze ruime formulering de wezenlijke waarde-uitsluiting tot een vergaarbak maakt van wat mooi is en handig tegelijk en wellicht ook nog wordt ingegeven door de aard van de waar, zo lang de relevante wezenlijke waarden maar volgen uit vormgerelateerde wezenlijke kenmerken. Met wat goede wil kan elk onderdeel van de vorm dat een concurrentievoordeel biedt een wezenlijke waarde aan de waar geven. De grens ligt in (i) het woord ‘uitsluitend’ waardoor vormen die uit (veel) méér bestaan dan de elementen die een wezenlijke waarde vertegenwoordigen erbuiten vallen en (ii) de drempel dat niet elke waarde voldoende zwaar weegt. Het moet wel een wezenlijke waarde zijn. Daarin ligt de beoordelingsruimte voor de instantie die zich over de geldigheid van het vormmerk buigt. De andere mogelijkheid is dat het dictum beperkt moet worden uitgelegd: alleen als de gehele vorm één bepaalde wezenlijke waarde aan de waar geeft, kan de uitsluiting van toepassing zijn. Ongetwijfeld zal het Hof van Justitie zich te zijner tijd over deze nuance buigen.

22.          Het vormmerk heeft opnieuw een flinke knauw gekregen. Duidelijk is dat design het voortaan van andere beschermingsregimes moet hebben (15). Maar ook vormmerken die minder sierlijke gebruiksvoorwerpen beogen te beschermen, zijn minder betrouwbaar geworden als handhavingsinstrument. Met sleutelwoorden ‘aard’, ‘handig’, ‘mooi’ of ‘technisch’ kan worden betoogd dat een vorm een wezenlijke waarde heeft waarop dan ook moet kunnen worden geconcurreerd. De onzekerheid voor de merkhouders is nog groter nu ook het perspectief van waaruit de wezenlijke kenmerken van de waar worden beoordeeld kan variëren: de perceptie van de consument kan meetellen, maar het kan net zo goed vanuit het perspectief van een expert of vanuit de professionele gebruiker worden bekeken. Makers van gebruiksvoorwerpen hebben nu nog betere redenen om tijdig na te denken over modelrechtelijke bescherming, die geen aard- en wezenlijke waarde-uitsluitingsgronden kent.
 
Maarten Haak, advocaat intellectueel eigendom
 

  1. (1) HR 23 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT8460, Trianon/Revillon.
    (2) HvJ EU 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt JHS, BIE 2003, nr. 89, m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG, Philips/Remington.
    (3) HvJ EU 14 september 2010, C-48/09 P, BIE 2010, 94 m.nt. Quaedvlieg; IER 2010, 85 m.nt De Wit/Vlaar; NJ 2011, 303 m.nt. Spoor, Lego.
    (4) Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, p. 141.
    (5) Conclusie A-G Szpunar vóór Hauck/Stokke, nr. 46.
    (6) HvJ EU 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt JHS, BIE 2003, nr. 89, m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG, Philips/Remington, rov. 78.
    (7) Vgl. conclusie A-G Szpunar bij Hauck/Stokke, nr. 73 en de aldaar genoemde verwijzingen naar Duitse rechtspraak en literatuur.
    (8) Dat is ook logisch: het sierelement zou moeilijk te onderscheiden zijn van een vorm met een grote artistieke of esthetische waarde.
    (9) Conclusie A-G bij Hauck/Stokke, nr. 93.
    (10) Anders: D.J.G. Visser, Een stoel is geen merk, IE-Forum.nl, IEF 14237, die esthetisch en artistiek door elkaar gebruikt en beide begrippen koppelt aan de reclamestrategie
    (11) Zie o.a. HvJEU 29 april 2004, zaken C/456-01, C/457-01 en C/468-01 t/m C-474/01, Henkel.
    (12) Vgl. BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 835 m.nt. LWH; BIE 1989, 90 m.nt. Ste, IER 1989, 30, BMMB 1989-2, p. 34, Superconfex/Burberry’s; Burberry’s I: “(…) waarbij overigens de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven.”
    (13) Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-508/08, Bang & Olufsen / OHIM en Blok.
    (14) Hof Den Haag 31 mei 2011, IER 2012/3 m.nt. JBMS, Stokke/Hauck, rov. 5.3.
    (15) Zo ook: D.J.G. Visser, Een stoel is geen merk, IE-Forum.nl, IEF 14237

Daniël Haije