Bestuurder aansprakelijk voor IE-inbreuk?

Kort commentaar bij Hof Den Haag 30 september 2014, Cepia/X

Een bestuurder wordt niet snel aansprakelijk gehouden voor handelen of nalaten van zijn onderneming. De lat ligt hoog: alleen als hem een ernstig, persoonlijk verwijt kan worden gemaakt van onrechtmatig handelen door het bedrijf is de bestuurder zelf aansprakelijk voor schade. Een ‘gewoon’ verwijt is niet genoeg voor aansprakelijkheid op de voet van artikel 2:9 BW. Meestal stuit een claim hierop af.

In de zaak Cepia/X wees hof Den Haag zo'n claim wel toe. Ondernemer X kocht een voorraad speelgoedhamsters à contant buiten het reguliere circuit. Dan gaat het vaak om namaak - en dat bleek ook in dit geval. De onderneming maakte inbreuk op de merk-, model- en auteursrechten van Cepia. Na een sommatie van Cepia en de daaropvolgende check van X (ja: inderdaad inbreuk) had X ervoor moeten zorgen dat zorgvuldig opgave werd gedaan van aantallen, herkomst en afnemersgegevens. Later bleek dat X één afnemer buiten schot had gehouden ("vergeten dat die er ook nog was"). Hij had bewust in strijd met de waarheid opgave gedaan van inbreukgegevens, en bovendien pas na drie maanden. Het kan handig zijn om een bestuurder zelf (in persoon) aansprakelijk te stellen: daar zit misschien nog wat extra vermogen om schade op te verhalen.

Het hof Den Haag acht de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor schade van Cepia, ontstaan doordat de verdere verhandeling van de namaakhamsters niet kon worden voorkomen. De vertraging in het corrigeren van een onjuiste opgave wordt de bestuurder persoonlijk (en ernstig) kwalijk genomen. Aan X zelf werd ook een inbreukverbod opgelegd. Een IE-proceskostenveroordeling werd niet uitgesproken.

Is dit nu de nieuwe norm: de bestuurder persoonlijk aansprakelijk houden indien de onderneming niet meteen doet wat een rechthebbende in de eerste sommatie vraagt? Ik denk het niet. Bestuurder X heeft het kennelijk echt heel bont gemaakt. In nieuwe zaken zal per geval moeten worden beoordeeld of de bestuurder een "ernstig, persoonlijk verwijt" treft als de onderneming na een sommatie niet adequaat reageert. Bij klip-en-klare inbreuken lijkt de rechthebbende hiermee een extra middel in handen te hebben om druk mee uit te oefenen. Maar als er enige twijfel over de inbreukvraag bestaat, kan de bestuurder vermoedelijk geen 'ernstig, persoonlijk verwijt' worden gemaakt, als hij het belang van de eigen onderneming voorrang geeft boven dat van de rechthebbende die een (gestelde) inbreuk wil stoppen. Juist op dat punt ging het mis voor X: hij kon niet uitleggen waarom de onderneming belang had bij een onjuiste of te late opgave.

Houders van merken en andere IE-rechten hebben in duidelijke namaakzaken weer een extra stok om mee te slaan.

Maarten Haak

Company director held liable for IP infringement

Foot note under The Hague Court of Appeal, September 30, 2014, Cepia/X

Normally, a company director will not be held liable for the acts or omissions of his company. The threshold is high: the director only will be held liable for damages if a wrongful act committed by his company can be blamed on a serious personal reproach on the director himself. A ‘normal’ reproach is not enough for liability based on article 2:9 of the Dutch Civil Code. Most of the times a claim gets rejected on this approach.

In the Cepia/X case, such claim was awarded by The Hague Court of Appeal. Entrepreneur X  had bought a supply of toy hamsters outside of the regular circuit. One knows that products bought outside of the regular circuit are often  counterfeited, and in this case it was no different. Company X infringed Cepia’s trademark rights as well as the design- and copyrights. After a demand letter from Cepia and the confirmation of X that intellectual copyrights indeed were infringed, X had to provide a careful indication of numbers, origin and customer data. Much later, X claimed to have “forgotten” one of the customers in the data he provided. He intentionally acted wrongful, handing over incomplete data to Cepia. Moreover, he handed over the data 3 months after he first took knowledge of the infringement. It might come in handy to call a director to account for the damages that have been established. A director could have some capital in person which might pay the dues.

The Hague Court of Appeal  held the director personally liable for the damages that incurred to Cepia; damages arisen because further trade of the counterfeit toy hamsters could not be prevented. The director was noticeably slow to correct a false indication, and that was seriously blamed on him. A ban on infringement was imposed on him. An order for costs was not granted.

Is this the new norm: holding the director liable if the company does not immediately act upon demands written down in a demand letter? I do not think so. The director of X went very far apparently. New cases should consider whether a director can be blamed for a ‘serious personal reproach’, when a company does not react adequately to a written demand. For clear infringement cases, it looks like the right holder has  more leverage now, with this recent development concerning directors liability. In cases where there is room for discussion whether an infringement is at stake, it might be hard to say a director can be held liable for a ‘serious personal reproach’. Especially when the director is defending the interests of the company over the interests of the person trying to prevent certain infringement. At that point it went wrong for the director of company  X: he could not explain why company X had any interest by providing wrong data, or why it was so late in providing these data.

This case gives a clear heads-up for parties entitled to trademark rights and other IP rights.

Maarten Haak, IP lawyer in The Netherlands[:]