Gebruik van een jonger ingeschreven merk en rechtsverwerking: hoe zit dat ook alweer?

De houder van een ouder merk kan een later ingeschreven conflicterend merk nietig laten verklaren. De inschrijving van het jongere merk is geen vrijbrief voor ongestoord gebruik van dit jongere merk: de oudere merkhouder kan ook daartegen optreden. Maar de oudere merkhouder moet daar niet eindeloos mee wachten. Als hij bekend raakt met de jongere inschrijving en het gebruik, dan moet hij binnen vijf jaar een nietigheidsactie instellen tegen de jongere merkinschrijving, of sommeren om het inbreukmakend gebruik te stoppen en bij geen gevolg een inbreukactie instellen.

Deze termijn gaat door een sommatie niet opnieuw lopen, zo volgt uit het arrest Heitec van het Hof van Justitie van de EU. De merkhouder die sommeert tegen inbreukmakend gebruik van een jonger ingeschreven merk, moet binnen een redelijke termijn na de sommatie ook de volgende stap zetten: een nietigheidsactie tegen de jongere inschrijving of een inbreukactie voor de rechter. Doet hij dat niet, dan is sprake van rechtsverwerking en zijn die acties dus niet meer mogelijk. De merken bestaan dan naast elkaar.

Een concreet voorbeeld deed zich dit recentelijk in Nederland voor. Merkhouder PK Holdline van LUKOVITAAL startte een kort geding tegen LEEFVITAAL van Vemedia. In 2009 waren er al brieven uitgewisseld nadat Vemedia het merk had geregistreerd en was gaan gebruiken. 13 jaar later schroeft Vemedia het gebruik ineens flink op met een brede nieuwe lijn van voedingsupplementen. PK Holdline betoogt dat dit veel verder gaat dan het gebruik in 2009.

De Voorzieningenrechter past de regel voor rechtsverwerking toe. PK Holdline had kennis van de jongere merkregistratie én het gebruik ervan, en heeft dat gebruik daarna meer dan vijf jaar gedoogd. Dan houdt het op.

Maarten Haak