HvJ in de zaak SKY / SkyKick: goed nieuws voor merkhouders

Merkhouders kunnen weer ademhalen. Een onduidelijke beschrijving van waren en diensten van een merk maakt de merkinschrijving niet ongeldig. En als de aanvrager economisch helemaal niet actief is op het gebied van de betrokken waren en diensten, is dat nog geen reden om ‘kwade trouw’ aan te nemen. Zo kan een telecomoperator gewoon een merk voor zweepjes of kauwgom aanvragen. Zelfs als het er dik bovenop ligt dat de aanvrager het merk toch niet zal gebruiken, is kwade trouw nog niet gegeven. Kwade trouw is aan de orde wanneer uit objectieve, relevante en consistente aanwijzingen blijkt (i) dat de aanvrager de belangen van derden op een oneerlijke manier wil ondermijnen, of (ii) dat het merk een ander doel dient dan waarvoor merken bedoeld zijn (in het bijzonder: als herkomstaanduiding). Deze beslissing van het Hof van Justitie in SKY/Skykick sluit nauw aan op wat naar Nederlands recht ‘misbruik van recht’ heet. Het Hof van Justitie verwijst ook naar de recente uitspraak in de zaak Koton.

In de merkenwereld werd reikhalzend uitgekeken naar SKY/Skykick. Bij een strenger oordeel zouden vele merkenportefeuilles onder een vergrootglas komen te liggen: te vaag en te breed geregistreerd, mogelijk nietig? De soep wordt niet zo heet gegeten.

‘Kwade trouw’ is een open norm die aan de hand van concrete, objectieve omstandigheden wordt ingevuld. Wie een merk niet gebruikt, maar wel elke 4-5 jaar een nieuw merkdepot doet om de regels voor ‘normaal gebruik’ te omzeilen, loopt gevaar: voor het herhaalde depot kan dan kwade trouw worden aangenomen. Of is een eerste herhalingsdepot nog niet een voldoende ‘consistente’ aanwijzing? De rechter heeft alle ruimte om een passende invulling te geven. Per geval wordt bezien of het depot een ‘oneerlijk’ oogmerk heeft.

Wil je meer weten over kwade trouw of over nietigverklaring van een merk?

Maarten Haak