Neutralisatie in merkconflicten moet geen algemene regel worden

'Neutralisatie' lijkt een algemeen beginsel te worden, in plaats van een uitzondering op de regel. Dit is nadelig voor merkhouders, zeker ook van bekende merken.

In een merkconflict worden merken/tekens onderling vergeleken. Het gaat o.a. erom ze (tot op zekere hoogte) overeenstemmen. Alleen de intrinsieke kenmerken tellen daarbij mee: de kenmerken van elk teken zonder daarbij rekening te houden met de betrokken waren/diensten en hoe die in de handel worden gebracht. Ook telt niet mee hoe bekend een (of beide) merken zijn. Daarbij komt dat het EUIPO en het Benelux Bureau (BBIE) vaker overgaan tot ‘neutralisatie’. De overeenstemmingstest in merkconflicten is ver af komen te staan van hoe consumenten een merk in werkelijkheid waarnemen. Dit was een terugkerend onderwerp op de MARQUES Annual Meeting eerder deze maand in Berlijn.

Neutralisatie is het leerstuk dat een zekere mate van visuele en/of auditieve overeenstemming kan worden weggenomen als ten minste één van die merken voor het publiek een duidelijke, specifieke en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft (HvJ EG in de zaak Asterix/Mobilix). Zo’n duidelijke betekenis kan de visuele of auditieve overeenstemming "neutraliseren", met als gevolg dat de twee merken in een globale vergelijking als (helemaal) niet-overeenstemmend worden beschouwd. Dan blijft een inbreuktoets op basis van alle omstandigheden (waaronder de reputatie van het oudere merk, de marktomstandigheden, enz.) achterwege; de merken bijten elkaar niet.

Dit kan grote gevolgen hebben. Neem APPLE, een ultrabekend merk voor o.a. mobiele telefoons. Puur taalkundig gezien roept APPLE het idee op van een bepaald soort fruit, en iedereen kent de betekenis van dit Engelse woord. Maar zorgt dat ervoor dat de gemiddelde consument bij het jongere merk EPPLA helemaal geen verband zou leggen met APPLE? APPLE betekent appel, EPPLA niets. Zou APPLE niet moeten kunnen laten zien dat het publiek (althans: een groot deel) als eerste aan een mobieltje denkt in plaats van aan een vrucht? Dan kan APPLE stellen dat het merk voor de gemiddelde consument niet één duidelijke betekenis heeft. De rechtspraak van het Hof van Justitie biedt daar maar weinig ruimte voor. Tot nu toe heeft de EUIPO Board of Appeal niet geneutraliseerd waar EUIPO dat eerder wel deed. APPLE ligt weer boven (en de zaak gaat nog wel even door, verwacht ik).

Neutralisatie moet geen harde regel worden. In de VS kennen ze dit concept niet eens. Er moet altijd ruimte zijn voor nuance. Neutralisatie moet in elk geval beperkt blijven tot uitzonderlijke omstandigheden. Als het bureau of de rechtbank neutraliseert, zou ten minste kraakhelder worden gemotiveerd waarom de situatie uitzonderlijk is. Ik zie ruimte voor tegenargumenten. Het laatste woord over neutralisatie is nog niet gezegd.

Maarten Haak