Nieuwe toets van ‘overeenstemming’ sinds Equivalenza

In het arrest Equivalenza geeft het Hof van Justitie een nieuwe maatstaf voor de wijze waarop merken in een conflict onderling worden vergeleken. Dat de beoordeling in twee fasen gaat is niet nieuw, maar wel hoe je dat precies moet doen. Dit is belangrijk in ieder merkconflict: opposities en inbreukzaken.

In fase 1 wordt beoordeeld of de conflicterende tekens visueel, fonetisch en/of conceptueel in enige mate overeenstemmen. De totaalindruk moet worden bepaald “in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens”. Dat wil zeggen: uit de tekens zelf. Alles wat niet uit het teken zelf blijkt, telt dus ook niet mee in fase 1. Dus ook niet hoe de betrokken waren in de handel worden gebracht.

In de zaak Equivalenza werd op grond van het oudere beeldmerk LABELL voor o.a. parfums bezwaar gemaakt tegen de aanvraag voor EU beeldmerk BLACK LABEL:          

Het Gerecht woog mee dat parfums vooral op zicht worden gekocht. De visuele verschillen wogen daarom zwaarder dan de fonetische (auditieve) overeenkomsten, in lijn met de methode die het HvJ in 2011 in Ferrero (TiMi Kinderyoghurt) had voorgeschreven. Het HvJ breekt nu expliciet met die methode: het zou “absurd” zijn als twee merken wel overeenstemmen als het om de ene waar gaat (parfums, laag aandachtsniveau) en misschien niet als het om andere waren gaat (bijvoorbeeld medicijnen, met een hoog aandachtsniveau).

De overeenstemmingstoets moet voortaan voor alle waren of diensten en in alle omstandigheden gelijk uitpakken. In fase 1 mag dus ook niet meer worden meegewogen of een merk beschrijvend is voor de betrokken waren, en ook niet of een merk een groot onderscheidend vermogen (bekendheid) heeft verkregen. Ook die omstandigheden volgen immers niet uit de intrinsieke kwaliteiten van het merk. Die komen pas in fase 2 aan de beurt.

Als in fase 1 ook maar een beetje overeenstemming wordt aangenomen op visueel, fonetisch en/of conceptueel niveau, moet daarop in fase 2 worden getoetst of sprake is van merkinbreuk, hetzij verwarringsgevaar (‘sub b’), hetzij een verband en vervolgens verwatering, reputatieschade en/of ongerechtvaardigd voordeel (‘sub c’). In zoverre is de systematiek van Ferrero juist bevestigd. Los daarvan blijft een beoordeling in fase 2 eveneens achterwege als de waren of diensten niet soortgelijk zijn (sub b) of als het ingeroepen merk niet ‘bekend’ is (sub c).

Dan komt fase 2: een globale beoordeling waarin alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. Verplicht maatwerk dus. De rechter moet met de in fase 1 vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil op dezelfde manier rekening houden als met alle andere relevante elementen, die nu wél worden meegewogen. Denk aan de mate van onderscheidend vermogen, de mate waarin een bestanddeel beschrijvend is, de eventuele bekendheid van het oudere merk, de mate van soortgelijkheid van de waren, het aandachtsniveau van het relevante publiek en andere omstandigheden van het geval. Als onderdeel van de globale beoordeling kan in fase 2 een bepaald element van overeenstemming of verschil meer of juist minder gewicht in de schaal leggen. De hamvraag in fase 2 is of de mate van overeenstemming onder deze omstandigheden voldoende is om een inbreuk aan te nemen. Maatwerk dus.

Maarten Haak

In Berichten Industriële Eigendom 2020, nr. 3 schreef ik een annotatie bij het arrest Equivalenza. Als je de tekst wil ontvangen: mail mij even!