Herhaalde indiening van merken te kwader trouw?

Wanneer is een merkhouder te kwader trouw bij het herhaald indienen van zijn merk? Het Gerecht liet zich hierover uit in de zaak Hasbro tegen EUIPO.

Hasbro liet meerdere keren het merk Monopoly registreren. In 2019 verklaarde EUIPO het merk gedeeltelijk nietig (voor een deel van de waren en diensten), omdat Hasbro te kwader trouw zou zijn geweest bij de aanvraag tot inschrijving van het merk. Hasbro ging in beroep van deze beslissing, maar de Kamer van Beroep en onlangs ook het Gerecht verwierpen dat.

De uitspraak van het Gerecht kan op verschillende manieren worden uitgelegd. De interpretatie is relevant met het oog op toekomstige vragen over herhaalde indiening van merken.

Bij een ruime lezing kan worden geconcludeerd dat herhaalde indiening op zichzelf geen indicatie is voor kwade trouw: dit moet als een legitieme zakelijke praktijk worden beschouwd. Maar het kan ook dat met deze ruime lezing te snel een sprong wordt gemaakt van “niet verboden” naar “legitiem”. Het Gerecht benadrukt immers dat herhaalde indiening verboden is als deze de bedoeling heeft de regel inzake het bewijs van gebruik te omzeilen. Een medewerker van Monopoly had – heel eerlijk – verklaard dat dit veel moeite bespaart in opposities, waar telkens maar om gebruiksbewijs wordt gevraagd als het om oude merken gaat. Dat hoeft niet als een merk elke vier jaar opnieuw wordt geregistreerd. Die bedoeling is te kwader trouw, zo bevestigt het Gerecht.

Maar, het vermoeden van goede trouw blijft de hoofdregel. Wanneer het vermoeden van goede trouw op basis van objectieve omstandigheden van het concrete geval kan worden weerlegd, is het aan de merkhouder om een plausibele verklaring te geven met betrekking tot de doelstellingen en de commerciële logica van zijn aanvraag. Formeel gezien blijft het dus aan de partij die de nietigheid inroept om kwade trouw van de merkhouder aan te tonen.

Rosan Slits, student-stagiaire