Ook lang ingeschreven merken kunnen nietig worden verklaard

Dit komt niet als een verrassing: het beeldmerk e*message is geen geldig merk voor elektronische berichten. Het is geheel beschrijvend voor de dienst. Apple stelde met succes een nietigheidsprocedure tegen dit in 2000 ingeschreven EU-beeldmerk.

Waarom dan toch een vermelding? Interessant is dat e*Message Wireless Information Services GmbH alle mogelijke principiële argumenten voert om het merk bij het Gerecht boven water te houden.

Hoe zit het ook alweer met een beschrijvend merk? Beschrijvend is een merk als het zonder verder nadenken een onmiddellijke, voldoende rechtstreekse en specifieke beschrijving van de waren of diensten oproept, of van een eigenschap ervan. Zo’n eigenschap hoeft niet commercieel relevant te zijn. Het merk is in 2000 na een beoordeling door EUIPO (toen nog BHIM) ingeschreven. Apple roept veel later de nietigheid in, en Apple moest daarom aannemelijk maken dat het merk op de depotdatum beschrijvend was. Ook toen was het voorvoegsel e- of e* gebruikelijk voor ‘electronic’. Dit was en is echt beschrijvend.

Merkhouder e*Message beroept zich tevergeefs op het rechtszekerheidsbeginsel (artikel 17 lid 2 Handvest): 21 jaar later mag dit toch niet worden teruggedraaid? Dat kan nogal wat commerciële consequenties hebben, die moeten worden meegewogen. Daar maakt het Gerecht korte metten mee: het rechtszekerheidsbeginsel geldt net zo hard Apple, die pas jaren later een reden zag om de geldigheid ter discussie te stellen op grond van de merkenwetgeving. Ook op die wetgeving moet men kunnen vertrouwen.

Dit laat nog eens zien wat de meerwaarde is van een écht onderscheidend merk. Het kan veel kosten om dit te ‘laden’. De marketeer wil graag een beschrijvend merk, dat communiceert makkelijker en kost minder. Maar wie op lange termijn een waardevolle IP portefeuille wil bouwen kan beter gaan voor een goed onderscheidend vermogen.

Maarten Haak